Kompetenz durch Spezialisierung

Trademark Clearinghouse: Markenhinterlegung

Die für die Verwaltung des Domain-Name-Systems zuständige Internet Corporation for Assigned Namens and Numbers (ICANN) wird in den nächsten zwei Jahren über 1400 neue Top-Level-Domains (TLDs) einführen. Nach Angaben der ICANN sollen ab dem 23. April 2013 wöchentlich etwa 20 neue TLDs an die neuen Registry-Betreiber delegiert werden. Der Zeitpunkt des Beginns der jeweiligen Registrierungsphase wird von den Betreibern nach Inbetriebnahme der einzelnen TLDs mitgeteilt.

 Die neuen TLDs lassen sich im Wesentlichen in vier Kategorien einteilen: generische Begriffe zur freien Registrierung durch Unternehmen und Privatpersonen (z.B. ".web", ".shop", ".ads", ".fashion"), geographische Angaben (".berlin", ".bayern", ".nyc", ".swiss"), Marken (z.B. ".bmw", ".spiegel", ".loreal", ".ferrari", ".cartier") zur unternehmensinternen Nutzung und internationalized TLDs, die z.B. aus chinesischen, arabischen, kyrillischen oder hebräischen Schriftzeichen bestehen (z.B. ".онлайн" (".online"), ".קוֹם" (".com")).

 Auf unserer Webseite finden Sie eine Übersicht über die geplanten neuen Top-Level-Domains.


Die Domainnamen im Bereich der neuen Top-Level-Domains werden wie in der Vergangenheit nach dem Grundsatz "first come, first served" vergeben. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass insbesondere in den neuen offenen gTLDs (z.B. ".broker", ".capital", ".health", ".pharmacy", ".app", ".cloud", ".film", ".productions", ".marketing", ".car", ".clothing", ".beauty") Marken missbräuchlich von Dritten registriert werden.

Jedoch haben die Inhaber von Markenrechten in einer sog. Sunrise-Phase die Möglichkeit, Domainnamen, die mit ihren Marken identisch übereinstimmen, bevorrechtigt zu registrieren. Zu diesem Zweck können die Marken zuvor bei dem im Auftrag der ICANN eingerichteten sog. Trademark Clearinghouse hinterlegt werden. Nach Einreichung der für die Hinterlegung erforderlichen Unterlagen erhalten Markeninhaber für jede hinterlegte Marke einen Sunrise Code, mit dem zukünftig in der Sunrise-Phase jeder neu in Betrieb genommenen TLD die bevorrechtigte Registrierung von den hinterlegten Marken entsprechenden Domainnamen beantragt werden kann.

Die Hinterlegung von Marken beim Trademark Clearinghouse bietet darüber hinaus den Vorteil, dass Markeninhaber zukünftig von den Registry-Betreibern informiert werden, wenn ein Dritter einen Domainnamen registriert, der mit einer der beim Trademark Clearinghouse hinterlegten Marken identisch übereinstimmt (sog. Trademark Claim Service).

Schutz Ihrer Marken

Hinterlegung Ihrer Marke beim Trademark Clearinghouse. Wir unterstützen Sie gerne beim Schutz Ihrer Marken im Bereich der neuen TLDs und bieten Ihnen folgendes Service-Angebot: 

  • Die Hinterlegung Ihrer Marken einschließlich der dazu erforderlichen Benutzungsnachweise beim Trademark Clearinghouse;
  • eine umfassende Information über alle neu in Betrieb genommenen gTLDs einschließlich der jeweiligen Registrierungsbedingungen und Registrierungskosten während der nächsten zwei Jahre;
  • die Registrierung Ihrer Marken während der Sunrise-Phase der neu in Betrieb genommenen gTLDs.

FAQs zum Trademark Clearinghouse

Einige weiterführende Informationen haben wir in den folgenden FAQs zusammengefasst:

 1. Welche neuen Top-Level-Domains werden eingeführt?

 2. Ab wann stehen die neuen Top-Level-Domains zur Registrierung zur Verfügung?

 3. Welche Vorteile oder Risiken bedeutet die Einführung der Top-Level-Domains für Sie und Ihre Marken?

 4. Was ist das Trademark Clearinghouse (TMCH)?

 5. Welche Marken können hinterlegt werden und wie funktioniert die Hinterlegung?

 6. Welche Kosten entstehen für die Hinterlegung?

 7. Welche konkreten Regelungen sieht die ICANN zum Schutz der Interessen der Markeninhaber vor?

 8. Wie funktioniert die vorzeitige Registrierung Ihrer Marken in der Sunrise-Phase?

 9. Wie funktioniert der Trademark Claim Service?

 10. Wann liegt die erforderliche Übereinstimmung zwischen Marken und Domainnamen für Sunrise-Registrierungen und Trademark Claims Notices vor?

1. Welche neuen Top-Level-Domains werden eingeführt?

 In der ersten Bewerbungsrunde für neue Top-Level-Domains wurden nach Angaben der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 1.930 Bewerbungen für den Betrieb von insgesamt 1401 neuen Top-Level-Domains (TLDs) eingereicht. Im Wesentlichen lassen sich die neuen Top-Level-Domains in die folgenden vier Kategorien einteilen:

TLDs, die aus generische Begriffen bestehen und als "open TLDs" zur freien Registrierung durch Unternehmen und Privatpersonen zu Verfügung stehen (z.B. ".broker", ".capital", ".health", ".medical", ".app", ".cloud", ".film", ".productions", ".marketing", ".car", ".clothing", ".beauty");

  • TLDs, die aus geographische Angaben bestehen (".berlin", ".bayern", ".nyc", ".swiss");
  • TLDs, die aus Markennamen gebildet sind (z.B. "bmw", "spiegel"".loreal", ".ferrari", ".cartier") und als "closed TLDs” von den jeweiligen Unternehmen zu unternehmenseigenen Zwecken genutzt werden;
  • internationalized TLDs, die nicht aus Zeichen des ASCII-Codes (lateinische Schriftzeichen und arabische Ziffern) sondern etwa aus chinesischen, arabischen, kyrillischen oder hebräischen Schriftzeichen bestehen (z.B. ".商店" (".shop"), ".بازار" (".bazaar"), ".онлайн" (".online"), ".קוֹם" (".com")).

Unter allen neuen Top-Level-Domains können Second-Level-Domains nicht nur Zeichen des lateinischen Alphabets sondern auch Sonderzeichen (z.B. Umlaute, Eszett, Zeichen mit Akzenten) und Zeichen anderer Alphabete (z.B. Mandarin, Kyrillisch, Arabisch, Griechisch etc.) enthalten.

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2. Ab wann stehen die neuen Top-Level-Domains zur Registrierung zur Verfügung?

Die bei ICANN eingegangen TLD-Bewerbungen werden gegenwärtig nach einer durch Losverfahren ermittelten Reihenfolge evaluiert. ICANN hat angekündigt, dass ab dem 23. April 2013 wöchentlich 20 neue Top-Level-Domains in Betrieb genommen werden können. Gegenwärtig lässt sich noch nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Top-Level-Domains zur Registrierung zur Verfügung stehen. Es ist deshalb erforderlich, die Inbetriebnahme der neuen TLDs kontinuierlich zu überwachen, um rechtzeitig Kenntnis vom Beginn der jeweiligen Sunrise-Phase sowie den für die TLDs jeweils geltenden Registrierungsbedingungen und -kosten zu erhalten.


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3. Welche Vorteile oder Risiken bedeutet die Einführung der Top-Level-Domains für Markeninhaber?

Die Einführung der neuen Top-Level-Domains bietet die Möglichkeit, bestehende Marken oder neue kennzeichnungskräftige oder generische Begriffe unter den auf bestimmte Branchen oder Zielgruppen ausgerichteten TLDs zur Darstellung des Unternehmens und seiner Produkte und Dienstleistungen zu registrieren. Da die Domainnamen wie in der Vergangenheit im Bereich der "offenen" neuen Top-Level-Domains nach dem Grundsatz "first come, first serve" vergeben werden, besteht jedoch das Risiko, dass als Marke geschützte Bezeichnungen missbräuchlich durch Dritte registriert werden. Um dieser Gefahr vorzubeugen, hat die ICANN im Zuge der Einführung der neuen TLDs neue Rechtsschutzsysteme etabliert, die Markeninhaber vor der missbräuchlichen Registrierung ihrer Marken durch Dritte schützen sollen. Wesentlicher Bestandteil der Rechtsschutzsysteme ist das von ICANN eingerichtete Trademark Clearinghouse (TMCH).

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4. Was ist das Trademark Clearinghouse (TMCH)?

Das Trademark Clearinghouse ist eine im Auftrag der ICANN gemeinsam von den Unternehmen Deloitte und IBM betriebene zentrale Datenbank, in der Markeninhaber ihre Marken hinterlegen können. Aufgabe des Trademark Clearinghouse ist es, die zur Hinterlegung eingereichten Marken zu authentifizieren und den Betreibern der neuen TLDs den Zugriff auf die Datenbank zu ermöglichen. Die Betreiber sämtlicher neuer TLDs sind verpflichtet, die im Trademark Clearinghouse hinterlegten Markeninformationen in Ihre Datensysteme einzubinden.

 Die Hinterlegung Ihrer Marken beim Trademark Clearinghouse hat zwei Vorteile:

  • Bevorrechtige Registrierung: Mit den hinterlegten Marken übereinstimmende Domainnamen können aufgrund der einmaligen Hinterlegung während der sog. Sunrise-Phase jeder neu in Betrieb genommenen Top-Level-Domain registriert werden, ohne dass die Markenrechte jeweils neu authentifiziert werden müssen.
  • Inanspruchnahme eines sog. Trademark Claims Service: Dritte werden darauf hingewiesen, wenn sie einen Antrag auf Registrierung eines Domainnamens stellen, der mit einer beim Trademark Clearinghouse vom Inhaber hinterlegten Marke übereinstimmt. Falls die Registrierung durch den Dritten trotz des Hinweises fortgeführt wird, wird der Markeninhaber benachrichtigt. Die Benachrichtigung ermöglicht die schnelle Einleitung eines URS- bzw. UDRP-Verfahrens zur Sperrung bzw. Übertragung des Domainnamens.

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 5. Welche Marken können hinterlegt werden und wie funktioniert die Hinterlegung?

 In der "Trademark Clearinghouse"-Datenbank können folgende Marken hinterlegt werden: 

  • national oder international eingetragene Wortmarken;
  • aufgrund von Benutzung geschützte Wortmarken, wenn die Schutzentstehung in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellt wurde;
  • aufgrund von Sondergesetzen geschützte Wortmarken (z.B. gesetzlich geschützte geografische Herkunftsangaben);
  • sonstige aus Wortbestandteilen bestehende Kennzeichenrechte.

Die Hinterlegung erfolgt elektronisch. Je nach Art der hinterlegten Marke sind Nachweise für den Bestand der Marken (Registerurkunden, Gerichts- und Amtsentscheidungen) und die Benutzung der Marken (Webseitenausdrucke, Geschäftspapiere, Werbematerialien, Abbildungen von mit der Marke gekennzeichneten Waren, Etiketten, Verpackungen) einzureichen. Die Hinterlegung erfolgt für ein Jahr, kann jedoch verlängert werden, wenn noch nicht alle Top-Level-Domains in Betrieb genommen wurden, unter denen eine Sunrise-Registrierung beabsichtigt ist.

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 6. Welche Kosten entstehen für die Hinterlegung?

Die Hinterlegung einer Marke beim Trademark Clearinghouse kostet USD 150 pro Marke und Jahr. Die Gebühren sind zum Zeitpunkt der Hinterlegung an das Trademark Clearinghouse zu bezahlen.

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7. Welche konkreten Regelungen sieht die ICANN zum Schutz der Interessen der Markeninhaber vor?

 Zum Schutz der berechtigten Interessen der Inhaber von Markenrechten verpflichtet die ICANN jeden Betreiber einer neuen TLD, einen Trademark Claims Service sowie eine Sunrise-Phase einzurichten:
 

  • Trademark Claims Service: Im Rahmen des Trademark Claim Service wird jeder Domainanmelder, der einen mit einer beim Trademark Clearinghouse hinterlegten Marke identisch übereinstimmenden Domainnamen über seinen Internet Service Provider (Registrar) registrieren will, von diesem darauf hingewiesen, dass der angemeldete Domainnamen mit einer beim Trademark Clearinghouse hinterlegten Marke übereinstimmt. Gleichzeitig wird er dazu aufgefordert zu erklären, dass der Domainname die Rechte an der hinterlegten Marke nicht verletzt; sofern der Domainanmelder an der Registrierung festhält, erhält der Markeninhaber vom Trademark Clearinghouse eine Nachricht, dass ein Domainname registriert wurde, der mit einer von ihm beim Trademark Clearinghouse hinterlegten Marke identisch übereinstimmt.
  • Sunrise-Phase: In der Sunrise-Phase können Markeninhaber bevorrechtigt Domainnamen registrieren, die mit beim Trademark Clearinghouse hinterlegten Marken übereinstimmen (sog. Sunrise-Registrierung). Erst im Anschluss an die Sunrise-Phase steht die Top-Level-Domain der Allgemeinheit zur Registrierung von Domainnamen offen.

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8. Wie funktioniert die vorzeitige Registrierung in der Sunrise-Phase?

Nach Hinterlegung der Marken im Trademark Clearinghouse wird für jede hinterlegte Marke ein Datensatz generiert (Sunrise Code). Mit Übermittlung dieses Sunrise Codes kann der entsprechende Domainname während der Sunrise-Phase registriert werden, bevor der Registrierungsbetrieb für die Allgemeinheit eröffnet wird. Die Betreiber der neu eingeführten Top-Level-Domain sind verpflichtet, eine Sunrise-Phase von mindestens 30 Tagen vorzusehen. Nach Ablauf der Sunrise-Phase ist eine bevorrechtigte Registrierung eines mit einer Marke übereinstimmenden Domainnamens nicht mehr möglich.

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9. Wie funktioniert der Trademark Claim Service?

Ist eine Marke im Trademark Clearinghouse hinterlegt, werden Dritte, die einen mit der Marke übereinstimmenden Domainnamen beantragen, vom jeweiligen Betreiber der Top-Level-Domain auf das Bestehen älterer, im Trademark Clearinghouse hinterlegten Markenrechte hingewiesen. Der Antragsteller kann dann in Kenntnis der bestehenden Rechte an der Registrierung des Domainnamens festhalten, muss jedoch ausdrücklich erklären, dass der Domainname die in Trademark Clearinghouse hinterlegten Markenrechte nicht verletzt.

Auch wenn sich demnach allein aufgrund der Hinterlegung der Marken rechtsmissbräuchliche Registrierungen durch Dritte nicht verhindern lassen, bietet der Trademark Claims Service nach unserer Einschätzung zwei Vorteile:

1. Zum einen werden durch den Hinweis der Antragsteller auf eine mit dem beantragten Domainnamen übereinstimmende Marke und die Verpflichtung zur Abgabe einer Erklärung, dass Markenrechte durch die Registrierung des Domainnamens nicht verletzte werden, davon abgehalten, den betreffenden Domainnamen zu Missbrauchszwecken zu registrieren, da diese damit rechnen müssen, dass der Markeninhaber kurzfristig die Übertragung des Domainnamens durchsetzt.


2. Zudem wird der Antragsteller durch die Benachrichtigung über die Existenz der älteren Rechte in Kenntnis gesetzt. Diese Kenntnis ist Voraussetzung für die Durchsetzung eines Anspruchs auf Übertragung des Domainnamens in einem Schiedsverfahren nach den Regeln der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) sowie eine einstweilige Sperrung des Domainnamens im Rahmen des Uniform Rapid Suspension (URS)-Verfahrens, das speziell im Hinblick auf die Einführung der neuen Top-Level-Domains eingeführt wurde. Die Durchführung dieser Verfahren wird erheblich erleichtert.

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 10. Wann liegt die erforderliche Übereinstimmung zwischen Marken und Domainnamen für Sunrise-Registrierungen und Trademark Claims Notices vor?

Sunrise-Registrierungen können nur für mit hinterlegten Marken übereinstimmende Domainnamen beantragt werden. Auch die Benachrichtigungen im Rahmen des Trademark Claims Service erfolgen nur, wenn mit hinterlegten Marken übereinstimmende Domainnamen von Dritten registriert werden.

Für die "Übereinstimmung" ist grundsätzlich Identität von hinterlegter Marke und beantragtem Domainnamen erforderlich. Allerdings können Leer- oder Sonderzeichen (z.B.: "!") durch Bindestriche ersetzt werden. Sofern die Zeichen "@” und "&” Bestandteil einer Marke sind, können diese durch Bindestrich oder Ausschreibung ("und") ersetzt werden.

Kommen aufgrund dieser Regelungen mehrere Schreibweisen für den Domainnamen in Betracht, wie etwa bei der Marke "Ben&Jerrys" ("benandjerrys.tdl" oder "ben-and-jerrys.tdl"), gilt die Hinterlegung für bis zu 10 verschiedene Schreibweisen, in denen die Marke als Domainname registriert werden kann. Diese werden vom Trademark Clearinghouse automatisch generiert. Gegebenenfalls können der hinterlegten Marke gegen eine Zusatzgebühr noch zusätzliche Domainnamen in anderen Schreibweisen zugeordnet werden.

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Kontakt

Bettinger Scheffelt Kobiako
von Gamm

Partnerschaft mbB
Bavariaring 14
80336 München

Tel.: +49(0)89 54 88 670-0
Fax: +49(0)89 54 88 670-22
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