Kompetenz durch Spezialisierung

Merck KGaA ./. Merck & Co. Inc. und ICANN wegen Zulassung neuer TLD .merck

Gemeinsame Geschichte der Unternehmen

Merck ist das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt, gegründet 1668 in Darmstadt. Das erfolgreiche Exportgeschäft in die USA führte 1887 zur Eröffnung einer eigenen Niederlassung in New York, aus der vier Jahre später die Tochtergesellschaft Merck & Co. entstand. Infolge des Ersten Weltkrieges kam es 1917 zur Enteignung von Merck & Co. Die beiden Unternehmen sind seither getrennt.

Zur besseren Unterscheidbarkeit wurden die Namens- und Markenrechte vertraglich klar geregelt:

 

  • Merck KGaA mit Sitz in Darmstadt – das Original – besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke MERCK. Ausnahme bildet Nordamerika, wo Merck KGaA  unter der Marke EMD (eine Abkürzung für „Emanuel Merck Darmstadt“) vertreten ist.
  • Merck & Co. of Whitehouse Station, NJ, hält die Rechte an dem Namen und der Marke Merck in Nordamerika. Im Rest der Welt ist das Unternehmen unter MSD, Merck Sharp & Dohme or MSD Sharp & Dohme geschäftlich tätig.

ICANN's New gTLD Programm

ICANN’s New gTLD Programm, das es Unternehmen ermöglicht, sich für eine zu unternehmenseigenen Zwecken genutze TLD zu bewerben, hat die beiden Unternehmen dazu veranlasst, mehrere Bewerbungen für neue gTLDs bei ICANN einzureichen, die den Bestandteil „Merck“ enthalten:

Merck KGaA bewarb sich für die neuen TLDs <.merck> und <.emerck>.
Merck & Co. beantragte die Endungen <.merck>, <.merckmsd> und <.msd>

Während die Merck KGaA in ihren Bewerbungen von Anfang an klarstellte, dass sie die Rechte der Merck & Co. an der Marke Merck in Nordamerika beachten und mittels "Geotargeting" sicherstellen werde, dass Nutzer aus Nordamerika vom Abruf der Top-Level-Domain .merck ausgeschlossen würden, ignorierte die Merck & Co. die Namens- und Markenrechte der Merck KGaA in ihren Bewerbungen und erklärte ausdrücklich, dass sie eine weltweite Nutzung der TLDs .merck und .merckmsd anstrebe.

Die Streitverfahren

Beide Unternehmen schöpften die ihnen im Rahmen des new gTLD-Bewerbungsverfahren zur Verfügung stehenden Rechtsschutzmöglichkeiten voll aus:

Merck KGaA reichte 3 Legal Rights Objection und 3 Community Objection gegen die Bewerbungen der Merck & Co. für die TLDs .merck und .merckmsd ein. Merck & Co. ging im Gegenzug gegen die Bewerbungen der Merck KGaA für .merck und .emerck vor.

Die Beschwerden der Merck & Co. wurden allesamt abgewiesen. Rechtsmittel gegen die Entscheidungen wurden von Merck & Co. nicht eingelegt, so dass die Entscheidungen mittlerweile rechtskräftig sind. Die TLD .emerck wurde von ICANN bereits an die Merck KGaA delegiert.
 
Auch die Beschwerden der Merck KGaA wurden zunächst abgewiesen. Merck KGaA setzte sich jedoch mittels eines sog. Request for Reconsideration und anschließend in einem Independent Review Verfahren gegen ICANN gegen die Entscheidungen der Legal Rights Objection zur Wehr.

BETTINGER, Rechtsanwälte · Patentanwälte hat die Merck KGaA in sämtlichen  Bewerbungsverfahren als auch in den außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren gegen Merck & Co vertreten und sind Parteivertreter für die Merck KGaA auch in den Verfahren gegen die ICANN.

Nachfolgend haben wir die diversen Verfahren gegen Merck & Co. und die ICANN in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt:

Verfahren der Merck KGaA gegen ICANN

Independen Review Process

Request for Reconsideration

 

Beschwerdeverfahren der Merck KGaA gegen Merck & Co. Inc.

Legal Rights Objection der Merck KGaA gegen .merck und .merckmsd

Community Objection der Merck KGaA gegen Merck & Co. Inc.