Designrecht (Geschmacksmusterrecht): Abmahnung

Die Abmahnung wegen Designverletzung wird aus Gründen der Beweisbarkeit in aller Regel schriftlich erklärt, unterliegt rechtlich jedoch keinem Formzwang. Sie kann daher sowohl per Telefax oder E-Mail als auch mündlich (z.B. bei Messen oder Verkaufsausstellungen) oder telefonisch erfolgen.

Die Abmahnung enthält die Aufforderung an den Verletzer, innerhalb einer angemessenen Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und die Androhung, gerichtlich gegen die Designverletzung vorzugehen, sofern die geforderte Unterwerfungserklärung nicht innerhalb der im Abmahnschreiben gesetzten Frist abgegeben wird.

Vor der Abmahnung wegen einer Designverletzung ist es zwingend erforderlich, die auf den Formen- und Farbensinn des Betrachters wirkenden Erscheinungsmerkmale des Gegenstands des Designs im Wege einer sog. Merkmalsbeschreibung festzustellen. Nur anhand einer solchen Beschreibung und der auf dieser beruhenden, wertenden Merkmalsanalyse können Neuheit und Eigenart des Designs im Verhältnis zum vorhandenen Formenschatz beurteilt werden. Ob Merkmalsbeschreibung, Merkmalsanalyse und Merkmalsvergleich schon im Abmahnschreiben oder erst in der Klageschrift dargelegt werden, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Bereits die Abmahnung muss jedoch erkennen lassen, welche Merkmale nach Auffassung des Inhabers des Designs den Gesamteindruck desselben bestimmen.

Da es sich bei einem Design um ein vom Patent- und Markenamt ohne Rechtsprüfung eingetragenes Schutzrecht handelt, stellt sich bei Designverletzungen regelmäßig die Frage, ob das geltend gemachte Design die gesetzlichen Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart aufweist. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, erfordert regelmäßig die Durchführung der oben genannten Merkmalsanalyse und des Einzelvergleichs mit den nächstliegenden Designs aus dem vorbekannten Formenschatz. Wer eine Abmahnung wegen Designverletzung erhalten hat, sollte daher vor Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung unbedingt von einem im Designrecht erfahrenen Anwalt prüfen lassen, ob die in der Abmahnung geltend gemachte Designverletzung begründet ist, die geforderte Vertragsstrafe und der den geltend gemachten Anwaltskosten zugrunde gelegte Gebührenstreitwert angemessen sind und die vorformulierte Unterlassungserkärung die konkret angegriffene Verletzungsform tatsächlich erfasst.

Ist der Vorwurf der Designverletzung begründet und die Abgabe der Unterlassungserklärung veranlasst, sollte diese in jedem Fall innerhalb der geforderten Frist abgegeben werden. Eine nach Ablauf einer angemessenen Frist eingehende Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nimmt zwar den Anlass zur Klage, gibt dem Abmahnenden jedoch einen Anspruch auf Ersatz der Prozesskosten.

Auch wenn die vom Inhaber des Designs gerügte Designverletzung zweifelsfrei gegeben ist, sollte vom Abgemahnten abgewogen werden, ob er sich der durch die Abmahnung geforderten Unterlassungserklärung unterwirft oder ob er besser einen gerichtlichen Unterlassungstitel in Form einer einstweiligen Verfügung gegen sich ergehen lässt. Die Abgabe der geforderten Erklärung ist zwar zunächst der kostengünstigere Weg, jedoch kommt hierdurch eine vertragliche Unterlassungsvereinbarung zustande, bei deren Erfüllung der Unterlassungsschuldner gemäß § 278 BGB für das Verschulden seiner Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen haftet. Bei großen Unternehmen kann daher die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu einem erheblichen Risiko führen, so dass einer gerichtlichen Untersagung trotz der höheren Kosten unter Umständen der Vorzug zu geben ist.

Will sich der Abgemahnte dem Unterlassungsanspruch nur deshalb unterwerfen, weil er kein Interesse mehr an der Verwendung des angeblich rechtswidrig genutzten Designs hat und einem Streit vor Gericht aus dem Wege gehen möchte, so empfiehlt es sich, die Unterlassungserklärung „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ abzugeben und damit deutlich zu machen, dass der Unterlassungsanspruch nicht anerkannt wird. In diesem Fall muss im Streit um die Abmahnkosten geklärt werden, ob die behauptete Rechtsverletzung tatsächlich vorlag und die Abmahnung daher berechtigt war.

Bei der Bemessung einer angemessenen Vertragsstrafe kommt es auf die Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Zwecks der Vertragsstrafe an, um in erster Linie künftige Designverletzungen zu verhindern. Dabei spielen vor allem auch Art, Schwere und Ausmaß der Zuwiderhandlung, das Verschulden des Verletzers sowie die Gefährlichkeit des Verstoßes für den Gläubiger eine Rolle. Eine Korrektur der geforderten Vertragsstrafe durch den Abgemahnten ist möglich, wenn die Vertragsstrafe unangemessen hoch ist. Unter allen Umständen vermieden werden sollte aber eine Kürzung der angegebenen Vertragsstrafe auf einen zu niedrigen und damit unangemessenen Betrag, da dadurch Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Unterlassungserklärung ausgelöst werden können und der Abmahnende dann trotz der vorliegenden Unterlassungserklärung zu einem Antrag auf einstweilige Verfügung berechtigt sein kann. Wer die abgegebene Unterlassungserklärung einhalten will, braucht die angedrohte Vertragsstrafe unabhängig von der Höhe sowieso nicht zu fürchten.

Obwohl nach der Rechtsprechung des BGH bei nicht begründeter Abmahnung ein Antwortpflicht des Abgemahnten nicht besteht, empfiehlt es sich im Interesse der Klarstellung, sie ausdrücklich mit kurzer Begründung abzulehnen, um ein Verfahren über Nebenansprüche und Kostenerstattung nicht unnötig zu provozieren.

Der wegen Designverletzung Abgemahnte ist berechtigt, gegen den Abmahnenden mit der positiven oder negativen Feststellungsklage vorzugehen. Er ist dabei nicht verpflichtet, zur Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO zuvor eine Gegenabmahnung auszusprechen, wenn nicht ausnahmsweise ein besonderer Grund für die Gegenabmahnung vorliegt. Ein solcher besonderer Grund ist von der Rechtsprechung dann angenommen worden, wenn die zu Unrecht erteilte Abmahnung ersichtlich auf unzutreffenden Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer Änderung der Auffassung des Abmahnenden gerechnet werden kann oder wenn seit der Abmahnung längere Zeit verstrichen ist, ohne dass der Abmahnende die angedrohte Klage erhoben hätte. Nur in solchen Fällen entspricht eine Gegenabmahnung dem mutmaßlichen Willen und Interesse des Abmahnenden und der Abgemahnte kann die Kosten der Gegenabmahnung nach den §§ 683, 670 BGB ersetzt verlangen.

In Streitigkeiten wegen Designverletzung ist anerkannt, dass dem Abmahnenden gegen den Abgemahnten ein Kostenerstattungsanspruch zusteht. Die Höhe der Kosten hängt bei Designverletzungen vom Gebührenstreitwert ab, der vom Gericht gemäß § 3 ZPO nach freiem Ermessen geschätzt wird. Für die Schätzung des Streitwerts durch das Gericht ist ausschließlich das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Anspruchsverwirklichung maßgeblich. Dieses wird bei Designverletzungen von den Gerichten häufig zwischen € 10.000 und 50.000, mitunter aber auch deutlich höher eingestuft wird. An die Angaben des Klägers ist das Gericht bei seiner Schätzung nicht gebunden. Ihnen kommt lediglich „indizielle Bedeutung“ zu.

Für die Abmahnung in Designstreitsachen ist eine 1,3 Geschäftsgebühr gemäß § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) i.V.m. Nr. 2300 VV als angemessen anerkannt.

Erstattungsfähig sind die Kosten derjenigen Handlungen, die zur Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung erforderlich sind. Ob die Anwaltskosten für das Abmahnverfahren erforderlich sind, bestimmt sich nach den Verhältnissen des jeweiligen Gläubigers. Schon bei Unternehmen mit einer eigenen Rechtsabteilung, die in der Lage ist, typische und durchschnittlich schwer zu verfolgende Designverletzungen ohne anwaltlichen Rat zu erkennen, sieht die Rechtsprechung die Beauftragung eines Rechtsanwalts mit der Abmahnung eines solchen Verstoßes als nicht erforderlich an. Die Erstattung der für eine Abmahnung gegebenenfalls aufgewendeten Anwaltsgebühren kann dann nicht verlangt werden. Entsprechendes gilt für den Fall, dass sich ein Rechtsanwalt selbst für die Abmahnung einer unschwer zu erkennenden Designverletzung mandatiert. Dagegen kann ein Unternehmen, dessen Rechtsabteilung mit anderen Bereichen als dem Designrecht befasst ist, in der Regel die für die Abmahnung entstandenen Anwaltskosten ersetzt verlangen.