Abmahnung des Domaininhabers wegen Markenverletzung

Durch die Registrierung und Benutzung eines Domainnamens können Marken, geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel) oder Namensrechte von Unternehmen und natürlichen Personen verletzt werden. Um den drohenden Domainnamenskonflikt außergerichtlich zu erledigen, ist es bei Domainnamensstreitigkeiten ebenso wie bei herkömmlichen kennzeichen- und wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen üblich, den Inhaber der vermeintlich marken- oder kennzeichenrechtswidrig registrierten oder benutzten Domain zunächst abzumahnen, das heißt, ihn aufzufordern, sich zu verpflichten, die Registrierung der Domain zu löschen und/oder die Benutzung der Domain zu unterlassen und bei Zuwiderhandeln gegen diese Verpflichtung eines Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Anspruchsteller bekommt rasch ein dem gerichtlichen Unterlassungstitel nachgebildetes Instrument zur Unterbindung weiterer Verletzungen in die Hand, der Anspruchsgegner kann dem an sich bestehenden Unterlassungsanspruch durch die Unterlassungserklärung die Grundlage entziehen und den Anspruchsteller klaglos stellen, ohne dass die Kosten eines Gerichtsverfahrens anfallen. Die Abmahnung hat außerdem die Funktion, den Abgemahnte, der sich möglicherweise der Rechtsverletzung nicht bewusst ist, zu warnen; der Abmahnende wiederum kann durch eine Antwort des Abgemahnten von ihm nicht bekannten Umständen erfahren, die die Abmahnung in einem anderen Licht erscheinen lassen.

Die Abmahnung, ist keine Rechtspflicht, aber eine Obliegenheit. Ihr Unterbleiben kann für den Anspruchsteller nachteilige Folgen haben. Leitet der Anspruchsteller ein gerichtliches Verfahren ein, ohne zuvor abgemahnt zu haben, und erkennt der Anspruchsgegner den Anspruch gemäß § 93 ZPO sofort an, hat das zur Folge, dass der Anspruchsteller die Verfahrenskosten zu tragen hat. Daher ist es für den Anspruchsteller vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens grundsätzlich geboten, den Anspruchsgegner wegen der vermeintlichen Schutzrechtsverletzung abzumahnen.

Dies ist zum einen der Fall, wenn die Abmahnung aufgrund besonderer Dringlichkeit unzumutbar ist, dann nämlich, wenn sich die Kennzeichenverletzung ohne sofortige Erwirkung einer einstweiligen Verfügung nicht mehr verhindern lässt oder wenn der laufend eintretende Schaden für den betroffenen Kennzeicheninhaber so groß ist, dass auch die durch die Abmahnung eintretende geringe zeitliche Verzögerung nicht mehr zuzumuten ist. In Domainnamenskonflikten dürfte eine derartige Situation kaum vorkommen, zumal angesichts der Möglichkeit zur Abmahnung per E-Mail und Telefax auch noch wenige Stunden vor Einleitung des Verfügungsverfahrens die Möglichkeit zur Abmahnung besteht.

Unzumutbarkeit der Abmahnung in Fällen der Gefahr der Weiterübertragung der Domain

Unzumutbar kann die vorherige Abmahnung weiterhin sein, wenn durch die damit verbundene Warnung des Schuldners der Rechtsschutz vereitelt würde. In Domainnamenskonflikten kann diese Gefahr bestehen, wenn in Fällen des Cybersquatting die Gefahr der Weiterübertragung des Domainnamens auf Dritte zu befürchten ist und diese – wie bei Domainnamen im Bereich der generischen Top-Level-Domains – nicht durch einen Dispute-Eintrag, sondern lediglich durch ein gerichtliches Veräußerungsverbot in Analogie zu § 938 Abs. 2 ZPO verhindert werden kann. Allerdings muss eine derartige konkrete Gefahr in Bezug auf die Weiterübertragung des Domainnamens durch den Domaininhaber hinreichend substantiiert vorgetragen und ggf. dafür Beweis angetreten werden. Die generelle Besorgnis, der Domaininhaber könne den Domainnamen zwischen Abmahnung und Zustellung der Verfügung ins Ausland übertragen, reicht für einen Verzicht auf das Erfordernis einer Abmahnung nicht aus.^[1]

Auch wenn – wie zB bei notorischen Domaingrabbern bzw. Cybersquattern – offenkundig ist, dass diese vorsätzlich und systematisch durch die Registrierung von Domainnamen Kennzeichenrechte Dritter verletzen, kann auf eine Abmahnung verzichtet werden.^[2]

Die Abmahnung wegen Markenverletzung oder Namensverletzung aufgrund der Registrierung und/oder Benutzung eines Domainnamens unterliegt rechtlich keinem Formzwang und kann daher sowohl per Telefax und E-Mail als auch mündlich oder telefonisch erfolgen. Sie wird aus Gründen der Beweisbarkeit üblicherweise jedoch schriftlich erklärt.

Die Abmahnung gegen die vermeintlich rechtswidrige Registrierung und Benutzung einer Domain enthält die Aufforderung an den Verletzer, innerhalb einer angemessenen Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und die Androhung, gerichtlich gegen die Verletzungshandlung vorzugehen, sofern die geforderte Unterwerfungserklärung nicht innerhalb der gesetzten Frist abgegeben wird.

Um dem abgemahnten Domaininhaber die Möglichkeit zu geben, die Berechtigung der Abmahnung zu überprüfen und eine gerichtliche Auseinandersetzung durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu vermeiden, sollte die Abmahnung folgenden Inhalt haben:

• Angaben zu den bestehenden Marken- oder sonstigen Kennzeichenrechten des Abmahnenden;
• eine Beschreibung der durch die Domainregistrierung oder -benutzung begründeten Verletzungshandlung;
• das Verlangen, die Benutzung des Domainnamens zu unterlassen und/oder den Domainnamen durch Erklärung gegenüber dem zuständigen Registry löschen zu lassen, verbunden mit der Forderung nach Abgabe einer vertragsstrafenbewehrten Verpflichtungserklärung;
• eine Frist für die Abgabe der Verpflichtungs- und/oder Löschungserklärung sowie
• gegebenenfalls die Androhung gerichtlicher Schritte im Falle der nicht fristgerechten Abgabe der geforderten Erklärungen.

Nicht erforderlich ist es, im Abmahnschreiben Beweismittel oder Rechtsprechungsnachweise anzugeben.

Die bloße Registrierung eines Domainnamens begründet nach allgemeiner Auffassung grundsätzlich keine Ansprüche aus §§ 14, 15 MarkenG, da sie keiner Produktart und keinem Tätigkeitsbereich zugeordnet werden kann und daher keine Benutzung einer Marke oder eines Unternehmenskennzeichens für Waren und Dienstleistungen darstellt.^[3]

Die bloße Registrierung eines Domainnamens stellt noch keine Markenverletzung dar, kann aber Namensrechte verletzen oder eine deliktische Handlung sein

Sie kann daher nur dann Gegenstand der Abmahnung sein, wenn sie eine Namensrechtsverletzung i.S.d. § 12 BGB oder einen Verstoß gegen die §§ 3, 4 UWG oder §§ 823, 826 BGB begründet oder aber wenn eine Erstbegehungsgefahr einer rechtsverletzenden Benutzung des Domainnamens i.S.d. §§ 14, 15 MarkenG ernstlich und unmittelbar zu besorgen ist. Anders als bei der Markenanmeldung, die stets eine Erstbegehungsgefahr hinsichtlich der Benutzung des angemeldeten Zeichens im geschäftlichen Verkehr für alle angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen begründet, gilt dies bei Domainnamen allerdings nur dann, wenn bereits zum Zeitpunkt der Domainregistrierung konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der registrierte Domainname sowohl im geschäftlichen Verkehr als auch für Waren und Dienstleistungen verwendet werden soll, durch die eine Verwechslungsgefahr mit dem prioritätsälteren Kennzeichen oder – bei bekannten Kennzeichen – eine Rufausbeutung bzw. Rufbeeinträchtigung oder eine Verwässerung der Unterscheidungskraft begründet wird.

Berechtigte Abmahnung

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

Ist der Vorwurf, die Registrierung und oder Benutzung einer Domain stelle eine Markenverletzung oder Namensverletzung dar, begründet, sollte die vom Kennzeicheninhaber oder Namensträger geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung in jedem Fall innerhalb der im Abmahnschreiben gesetzten Frist abgegeben werden. Eine nach Ablauf einer angemessenen Frist eingehende Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nimmt zwar den Anlass zur Klage oder zum Erlass einer einstweiligen Verfügung, gibt dem Abmahnenden jedoch einen Anspruch auf Ersatz der Prozesskosten (zu den Voraussetzungen des Erlasses einer einstweiligen Verfügung in Domainstreitigkeiten siehe die Ausführungen unter „einstweilige Verfügung in Domainkonflikten„).

Auch genügt es zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr und damit des Unterlassungsanspruchs nicht, die Markenverletzung durch Änderung der unter dem Domainnamen abrufbaren Inhalte zu beenden.^[4] Ebenso wenig genügt die Löschung^[5] oder Übertragung des Domainnamens an einen Dritten. Dies gilt selbst dann, wenn der Domainname durch den Berechtigten selbst übernommen wird, denn es muss auch ausgeschlossen sein, dass der Verletzer den beanstandeten Domainnamen unter einer anderen Top-Level-Domain verwendet.^[6] Zudem begründet eine Verletzungshandlung die Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht nur für die identische Verletzungshandlung, sondern für alle im Kern gleichartigen Verletzungshandlungen^[7], so dass es auch eine Neuregistrierung des Domainnamens in nur unwesentlich abgewandelter Schreibweise zu verhindern gilt. Auch ein Dispute-Eintrag räumt die Wiederholungsgefahr nicht aus, da er keine Auswirkung auf die Benutzung des Domainnamens hat.

Aus der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung muss der unzweideutige, uneingeschränkte und unwiderufliche Wille des Anspruchsgegners hervorgehen, sich entsprechend der Unterwerfungserklärung zu verhalten und künftige Verstöße zu unterlassen.

Will sich der abgemahnte Domaininhaber dem Unterlassungsanspruch nur deshalb unterwerfen, weil er an der Aufrechterhaltung der Domainregistrierung und -benutzung kein Interesse mehr hat und einem Streit vor Gericht aus dem Wege gehen möchte, so empfiehlt es sich, die Unterlassungserklärung „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ abzugeben und damit deutlich zu machen, dass der Unterlassungsanspruch nicht anerkannt wird. Da die Unterwerfungserklärung allein dazu dient, die Wiederholungsgefahr entfallen zu lassen, kann ihr aber eine Anerkennung des Unterlassungsanspruchs auch dann nicht entnommen werden, wenn dieser Vorbehalt fehlt. In einem solchen Fall muss im Streit um die Abmahnkosten geklärt werden, ob die behauptete Rechtsverletzung tatsächlich vorlag und die Abmahnung daher berechtigt war.

Höhe der Vertragsstrafe

Bei der Bemessung einer angemessenen Vertragsstrafe kommt es auf die Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Zwecks der Vertragsstrafe an, um in erster Linie künftige Kennzeichen- oder Wettbewerbsverstöße zu verhindern. Dabei spielen vor allem auch Art, Schwere und Ausmaß der Zuwiderhandlung, das Verschulden des Verletzers sowie die Gefährlichkeit des Verstoßes für den Markeninhaber eine Rolle. Zusätzlich sind auch Umsätze, wirtschaftliche Größe und finanzielle Situation des Verletzers zu berücksichtigen.

Unbedingt vermieden werden muss es aber, die angegebene Vertragsstrafe auf einen zu niedrigen und damit nicht mehr angemessenen Betrag zu kürzen, da dadurch Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Unterlassungserklärung ausgelöst werden können und der Abmahnende dann trotz der vorliegenden Unterlassungserklärung zu einem Antrag auf einstweilige Verfügung berechtigt sein kann. Wer die abgegebene Unterlassungserklärung einhalten will, braucht die angedrohte Vertragsstrafe unabhängig von der Höhe sowieso nicht zu fürchten.

Im Regelfall wird bei Abmahnungen wegen der Verletzung von Marken oder sonstigen Kennzeichenrechten durch die Benutzung und/oder Registrierung von Domainnamen eine Vertragsstrafe in Höhe von € 5.001,00 in der Unterlassungserklärung angegeben, damit bei einem gegebenenfalls stattfindenden Rechtsstreit das Landgericht und nicht das Amtsgericht zuständig ist.

Anspruch auf Erstattung der durch die berechtigte Abmahnung des Domaininhabers entstandenen Anwaltskosten

Die dem abmahnenden Markeninhaber entstandenen Kosten können unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes erstattungsfähig sein, wenn die Verletzungshandlung schuldhaft begangen wurde. Ist dies der Fall gehören die Abmahnkosten zu den als adäquat kausaler Schaden zu den Kosten der Rechtsverfolgung.

In wettbewerbs- und kennzeichen- und deliktsrechtlichen Streitigkeiten ist darüber hinaus anerkannt, dass dem berechtigterweise Abmahnenden gegen den Abgemahnten ein Kostenerstattungsanspruch unabhängig von einem Verschulden gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 UWG oder nach den Grundätzen der wegen Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB zusteht.

Bei der Abmahnung des als Störer an der rechtsverletzenden Registrierung oder Benutzung eines Domainnamens lediglich beteiligten Internetintermediärs (z.B. der DENIC, eines Parking-Providers oder eines Internet-Service-Providers) liegen die Voraussetzungen der Störerhaftung regelmäßig erst ab Kenntnis der Rechtsverletzung vor, so dass die Abmahnkosten für das erste Schreiben, durch das der Internetintermediär Kenntnis von der Rechtsverletzung erhält, nicht erstattungsfähig sind

Erstattungsfähig sind nach st. Rechtsprechung grundsätzlich allerdings nur die Kosten der Handlungen, die zur Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung erforderlich sind. Ob die Aufwendungen erforderlich sind, bestimmt sich nach den Verhältnissen des jeweiligen Gläubigers. Nach der Rechtsprechung steht es grundsätzlich jedem Unternehmen frei, die Abmahnung durch externe Anwäle aussprechen zu lassen. Dies gilt selbst dann, wenn das Unternehmen über ein eigene Rechtsabteilung verfügt.

Höhe der Anwaltskosten

Sofern der Anwalt nur mit der Abmahnung und noch nicht mit Einreichung einer Klage oder Erwirkung einer einstweiligen Verfügung beauftragt worden ist, steht ihm nach § 2 Abs. 2, § 13 RVG i.V.m. Nr. 2400 VV eine Geschäftsgebühr mit einem Rahmen von 0,5 bis 2,5 zu, wobei die Mittelgebühr von 1,5 für Tätigkeiten, die nicht umfangreich oder schwierig sind, auf 1,3 begrenzt ist. Bei einfach gelagerten Domainnamenskonflikten ist davon auszugehen, dass es sich nicht um eine schwierige Tätigkeit handelt, sodass die Gebühren bei 1,3 angemessen sind.^[8] Dies schließt aber nicht aus, unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers nach billigem Ermessen eine Geschäftsgebühr in Höhe von 1,5 bis 2,0 in Ansatz zu bringen.^[9]

Der Geschäftswert der Abmahnung richtet sich nach der Höhe des für die Gerichtskosten geltenden Wertes (§ 23 Abs. 3 RVG). Hat der Abmahnende mit seinem Rechtsanwalt eine Honorarvereinbarung getroffen, ist nur das tatsächliche Stundenhonorar erstattungsfähig.^[10] Übersteigt das nach der Honorarvereinbarung geschuldete Honorar die gesetzlichen Gebühren nach RVG, ist der Erstattungsanspruch der Höhe nach auf die gesetzlichen Gebühren begrenzt.

Die Höhe der Kosten hängt bei Marken- und Domainnamenskonflikten vom wirtschaftlichen Interesse des Abmahnenden ab, das bei durchschnittlich benutzten Marken zwischen € 50.000 und 100.000, mitunter aber auch deutlich höher eingestuft wird. Für die Abmahnung in Domainstreitsachen ist eine 1,3 Geschäftsgebühr gemäß § 13 RVG i.V.m. Nr. 2400 VV als angemessen anerkannt. Ein nützliches Software-Tool zur Berechnung der Prozesskosten im Zivilprozess erster und zweiter Instanz finden Sie auf der Seite von Franz Xaver Dimbeck, Richter am Oberlandesgericht München unter http://jurfree.dimbeck.de/GKostRVG/GKostRVG.htm

Zu den in den von der Rechtsprechung anerkannten Streitwerten in Domainnamenskonflikten siehe die Ausführungen unter Streitwerte in Domainnamenkonflikten;

Zu den Prozesskosten in Domainstreitsachen siehe „Prozesskosten bei Domainkonflikten“.

Unberechtigte Abmahnung

Gerade in Domainnamenskonflikten werden erfahrungsgemäß vielfach unberechtigte Abmahnungen ausgesprochen, die nicht der Warnung vor einem wirklich beabsichtigten Prozess dienen, sondern nur vorgeschoben sind, um den Domaininhaber durch Drohung mit hohen Streitwerten und daraus folgenden Prozesskosten dazu zu bewegen, eine Domain auf den Kennzeicheninhaber zu übertragen oder löschen zu lassen.

Eine Markenrechtsverletzung kann vorliegen, wenn der Domaininhaber ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr eine mit der Marke identische Domain für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit den für die Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen identisch sind. Ebenso kann es eine Markenverletzung darstellen, wenn der Domaininhaber eine mit der Marke identische oder ähnliche Domain für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, sofern für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke besteht.

Im Regelfall ebenfalls nicht untersagen kann der Markeninhaber, dass eine Domain verwendet wird, die vom Verkehr als beschreibender Hinweis auf die auf der Website angebotenen Waren und Dienstleistungen verstanden wird (siehe dazu im Einzelnen die Ausführungen zum Stichwort generische Domainnamen).

Für die Überprüfung der Berechtigung einer Abmahnung, bei der zahlreiche Faktoren und rechtliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, sollten Sie in jedem Fall fachkundigen Rat bei einem in Fragen des Domainrechts erfahrenen Anwalt einholen. Eine Zusammenfassung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze bei der Lösung von Konflikten wegen der Verletzung von Markenrechten wegen der Benutzung von Domainnamen finden Sie in dem Beitrag „Die Verletzung von Markenrechten und Unternehmenskennzeichen durch die Benutzung von Domainnamen“.

Kostenerstattung des zu Unrecht Abgemahnten

Bei einer unberechtigten Abmahnung ist der Abgemahnte weder zur Abgabe der verlangten Unterlassungserklärung oder einer sonstigen Handlung noch überhaupt zur Antwort verpflichtet.^[11] Gleichwohl empfiehlt es sich, im Interesse der Klarstellung, die Abgabe der Unterlassungserklärung ausdrücklich mit kurzer Begründung abzulehnen. Auch eine Kostenerstattungspflicht für den Abgemahnten besteht nicht, selbst wenn er – ohne dazu verpflichtet zu sein – eine Unterlassungserklärung abgegeben hat.^[12]

Sind ausnahmsweise die besonderen Voraussetzungen der §§ 3, 4 Nr. 8, 10 UWG gegeben oder liegt ein schuldhafter Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Abgemahnten nach § 823 Abs. 1 BGB vor, so ist der Abmahnende dem unberechtigterweise Abgemahnten zum Schadensersatz verpflichtet. Ein Anspruch auf Ersatz zumindest der Anwaltskosten, die dem zu Unrecht Abgemahnten entstanden sind, kann sich darüber hinaus  aus § 678 BGB ergeben, wenn der Abmahnende erkennen konnte, dass die Übernahme der Geschäftsführung dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Abgemahnten vorbehaltlich der Anwendung von § 679 BGB widersprach.

Wann empfiehlt sich die Einreichung einer Schutzschrift?

Erwartet der zu Unrecht Abgemahnte, dass der Abmahnende versuchen wird, den geltend gemachten Unterlassungsanspruch im Wege der einstweiligen Verfügung durchzusetzen, empfiehlt es sich, sich durch Einreichung einer Schutzschrift vorbeugend rechtliches Gehör für den Fall zu verschaffen, dass, wie dies der Regelfall ist, eine mündliche Verhandlung im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht stattfindet und eine Anhörung damit unterbleibt. Sofern, wie bei Kennzeichenverletzungen durch Domainnamen typisch, nicht vorauszusehen ist, bei welchem von mehreren zuständigen Gerichten die einstweilige Verfügung beantragt wird, sollte die Schutzschrift bei allen zuständigen Gerichten (ggf. unter Nutzung des Zentralen Schutzschriftenregisters) eingereicht werden. Das Gericht hat eine ihm zugeleitete Schutzschrift zu beachten (Art. 103 Abs. 1 GG), doch muss es seinerseits dem Antragsteller durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung oder durch Zuleitung der Schutzschrift und Fristsetzung Gelegenheit zur Stellungnahme geben, wenn es auf Grund der Schutzschrift den Antrag zurückweisen möchte. Die Kosten der Schutzschrift sind Verfahrenskosten, die von der unterliegenden Partei zu erstatten sind, auch wenn der Antrag auf Erlass der der einstweiligen Verfügung ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird.^[13]

Negative Feststellungsklage

Der zu Unrecht abgemahnte Domaininhaber kann auf Feststellung klagen, dass der Unterlassungs- und/oder Löschungsanspruch nicht besteht.^[14] Das rechtliche Interesse an der Feststellung des Nichtbestehens des Unterlassungsanspruchs folgt aus der Berühmung des Abmahnenden, einen solchen Anspruch gegen den Abgemahnten zu haben. Das Rechtsschutzinteresse für die Feststellungsklage entfällt, wenn der Markeninhaber eine Hauptsacheklage auf Unterlassung oder Löschung erhebt und diese Klage nicht mehr einseitig ohne Zustimmung des Beklagten zurückgenommen werden kann, § 269 Abs. 1 ZPO.^[15] Stellt der Abmahnende stattdessen lediglich einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, bleibt das Rechtsschutzinteresse bestehen.

Ebenfalls eine Rechtsberühmung, gegen die der Domaininhaber im Wege der negativen Feststellungsklage vorgehen kann, ist die Einleitung eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens gemäß der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) oder eines anderen außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens. Das UDRP-Verfahren und die Mehrheit der außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren im Bereich der ccTLDs stellen keine Schiedsverfahren im Sinne der §§ 1029 ff. ZPO dar, die der Anrufung der ordentlichen Gerichte vor oder nach Durchführung des Verfahrens entgegenstehen, § 4k UDRP; Art. 22 (13) VO (EG) Nr. 874/2004.

Gegenabmahnung

Vor Erhebung einer negativen Feststellungsklage ist der unberechtigterweise Abgemahnte nicht verpflichtet, zur Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO eine Gegenabmahnung auszusprechen, wenn nicht ausnahmsweise ein besonderer Grund für die Gegenabmahnung vorliegt. Ein solcher besonderer Grund ist von der Rechtsprechung dann angenommen worden, wenn die zu Unrecht erteilte Abmahnung ersichtlich auf unzutreffenden Annahmen beruht, bei deren Richtigstellung mit einer Änderung der Auffassung des Abmahnenden gerechnet werden kann oder wenn seit der Abmahnung längere Zeit verstrichen ist, ohne dass der Abmahnende die angedrohte Klage erhoben hätte. Nur in solchen Fällen entspricht eine Gegenabmahnung dem mutmaßlichen Willen und Interesse des Abmahnenden und der Abgemahnte kann die Kosten der Gegenabmahnung nach den §§ 683, 670 BGB ersetzt verlangen.^[16]

Unterlassungs- und Schadensersatzklage wegen unberechtigter Abmahnung

Nach Auffassung des BGH stellt die auf die Verletzung gewerblicher Schutzrechte gestützte objektiv unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten dar, der gemäß § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Unterlassung und bei Verschulden auch auf Schadensersatz begründet.^[17]

Die in der Praxis vielfach unberechtigten Abmahnungen gegen die Registrierung und Benutzung von Domainnamen, die nicht in ihrer eigentlichen Funktion als Warnung vor einem wirklich beabsichtigten Prozess ausgesprochen werden, sondern nur vorgeschoben sind, um den Domaininhaber durch Drohung mit hohen Streitwerten und daraus folgenden Prozesskosten dazu zu bewegen, einen Domainnamen auf den Kennzeicheninhaber zu übertragen oder löschen zu lassen, müssen daher nicht sanktionslos bleiben.^[18]

• Bettinger, in Bettinger, Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl. 2017, Teil 2. Rn. DE 951-1019
• Hirsch, in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2016, Markenverletzungsverfahren, 4. Teil. C Rn. 29 ff.
• Günther, Zur Höhe der Geschäftsgebühr bei Abmahnungen im Wettbewerbsrecht, gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, WRP 2009, 118
• Bettinger, in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2016, Domainverfahrensrecht, 6. Teil. Kap. 6 C Rn. 848- 901.

• BGH Urt. v. 13.06.2012, I ZR 228/10 – Stadtwerke Wolfsburg
• BGH Urt. v. 18.12.2008 – I ZR 200/06 – Augsburger Puppenkiste
• BGH Urt. v. 29.04.2004, I ZR 233/01 – Gegenabmahnung
• BGH Urt. v. 01.12.1994, I ZR 139/92 – Kosten bei unbegründeter Abmahnung
• BGH Urt. v. 07.07.1994, I ZR 30/92 – Parallelverfahren II
• BGH Urt. v. 20.06.1984, I ZR 61/82 – REHAB
• BGH Beschl. v. 23.11.2006, I ZB 39/06 – Schutzschrift II
• BGH Beschl. v. 15.07.2005, GSZ 1/04 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung
• BGH Beschl. v. 13.02.2003, I ZB 23/02 – Kosten einer Schutzschrift
• OLG Düsseldorf Urt. v. 21.11.2006, I-20 U 241/05 – peugeot-tuning.de
• OLG Hamburg Urt. v. 5.07.2006 – 5 U 87/05 – ahd.de
• OLG Köln Urt. v. 27.10.2000, 6 U 209/99  – online.de
• OLG München Urt. v. 12.08.1999, 6 U 4484/98 – rollsroyce.de
• OLG Karlsruhe Urt. v. 09.06.1999, 6 U 62/99 – badwildbad.com
• KG Urt. v. 07.06.2013 – 5 U 110/12 – aserbaidschan.de
• KG Urt. v. 17.12.2002, 5 U 79/02 – America II – No Peace Beyond the Line
• LG Düsseldorf, Urt. v. 2.2.2005 – 34 O 206/04 – loeberring.com