Donuts Domains Protected Marks List: Voraussetzungen und Schutz eines DPML-Block Request?

Spezifikation 7 des Base Registry-Agreement der ICANN verpflichtet die Registry-Betreiber die von ICANN entwickelten außergerichtlichen Rechtsschutzverfahren anzuerkennen und sicherzustellen, dass die für das Registrierungsgeschäft zuständigen akkreditierten Registrare den Domainanmelder im Registrierungsvertrag zu Anerkennung dieser außergerichtlichen Rechtsschutzverfahren verpflichten.^[1]

Zu diesen verbindlich vorgeschriebenen Rechtsschutzsystemen zählen

• das Trademark Clearinghouse und die von diesem erbrachten Sunrise Services und Trademark Claims Services;
• die Sunrise Dispute Resolution Policy;
• das Uniform Rapid Suspension System
• die Trademark Post-Delegation Disputer Resolution Procedure (TM PDDRP)

sowie die für alle Registry-Betreiber geltenden »Consensus Policies« (siehe dazu oben Teil 1 B Rdn. 70).

Allerdings schließt Spezifikation 7 nicht aus, dass die Registry-Betreiber neuer gTLDs eigene außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren bereit zu stellen, die einen über die vorgeschriebenen Rechtsschutzsysteme hinausgehenden Schutz für die Markeninhaber bieten.

Für die Praxis am wichtigsten ist die »Domains Protected Marks List« (DPML)^[2] ; sie findet Anwendung auf alle von der Donuts Inc. betriebenen neuen gTLDs., zu deren Einführung sich das US-amerikanischen Unternehmen Donuts Inc. in einem sog. »Public Interest Commitment« freiwillig verpflichtet hat.

Die DPML ermöglicht es den Markeninhabern, Domainnamen, die mit ihrer Marke oder einer Abwandlung der Marke übereinstimmen, gegen die Zahlung einer Gebühr von der Registrierung unter allen von der Donuts Inc. betriebenen neuen gTLDs auszuschließen.

Voraussetzung für die Aufnahme eines Zeichens auf die DPML und damit den Ausschluss einer Marke oder deren Abwandlung von der Registrierung als Domainname unter einer von Donuts betriebenen neuen gTLD ist die vorherige Hinterlegung des Zeichens beim »Trademark Clearinghouse«.^[3] Ferner muss das blockierte Zeichen mit dem beim »Trademark Clearinghouse« hinterlegten SMD-Label identisch übereinstimmen oder dieses enthalten.^[4]

Ausgenommen von der Blockierung sind Domainnamen, die

(1)  vom Registry-Betreiber reserviert wurden,

(2)  bereits von Dritten registriert wurden sowie

(3)  von Donuts als im Rahmen eines »Premium Name Programms« zu erhöhten Preisen vorab vergeben wurden.

Insbesondere der Ausschluss von »premium names«, wurde kontrovers diskutiert, da es im freien Ermessen des Registry-Betreibers liegt, Zeichen als »Premium Names« zu erhöhten Preisen zu vergeben.

DPML Anträge müssen über einen von Donuts autorisierten Registrar (»DPML Registrar«) gestellt werden.^[5] Der vom Markeninhaber beantragte Ausschluss eines Zeichens von der Registrierung als Domainname durch Dritte begründet kein Recht des Markeninhabers das Zeichen selbst als Domainname zu registrieren.

Der Ausschluss eines Zeichens von der Registrierung wird aufgehoben, wenn ein Dritter, der Inhaber einer mit dem Domainnamen identisch übereinstimmenden und beim Trademark Clearinghouse hinterlegten SMD-Labels ist, einen Antrag auf Registrierung des Domainnamens stellt (DPML Override).

Der Eintrag eines Zeichens auf der DPML kann für einen Zeitraum von 5 oder 10 Jahren erfolgen und danach um bis zu weiteren 10 Jahren verlängert werden.

Die Kosten für die Aufnahme einer Marke auf die DPML beträgt ca. US $ 3.000 für einen Fünf-Jahres-Block oder US $ 5.500 für einen Zehn-Jahres-Block. Die Kosten für die Verlängerung betragen US $ 600 pro Jahr (siehe https://www.lexsynergy.com/uploads/assets/Lexsynergy_DPML_Block-2.pdf ).

Jeder Dritte hat die Möglichkeit auf der Grundlage einer DPML Dispute Resolution Policy wegen der Aufnahme eines Zeichens auf die DPML ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren einzuleiten, wenn eine der folgenden fünf Voraussetzungen vorliegen:

• der Antragsteller verfügte zum Zeitpunkt der Blockierung des Domainnamens nicht über eine national oder regional geschützte Marke oder die Marke war nicht von einem Gericht anerkannt oder durch Gesetz oder internationale, Vertrag geschützt (»at the time the challenged domain name was blocked, the DPML block applicant did not hold a trademark registration of national or regional effect or the trademark had not been court-validated or protected by statute or treaty«);
• die Markenregistrierung, auf die der DPML-Antragsteller seinen »DPML Block« gestützt hat, gewährt keinen nationalen oder regionalen Schutz oder die Marke ist nicht durch Gesetz oder internationalen Vertrag geschützt (»the trademark registration on which the DPML applicant based its DPML block is not of national or regional effect or the trademark had not been court-validated or protected by statute or treaty«);
• die Markenregistrierung, auf die der DPML-Antragsteller seinen »DPML Block« gestützt hat, war nicht zum Zeitpunkt oder vor dem Zeitpunkt des Abschlusses des Registry Agreements eingetragen und nicht vor der Veröffentlichung der new gTLD-Bewerbungen durch die ICANN angemeldet (»the trademark registration on which the DPML applicant based its DPML block did not issue on or before the effective date of the Registry Agreement and was not applied for on or before ICANN announced the applications received«);
• die anderen DPML-Voraussetzungen sind nicht erfüllt (» the DPML block otherwise does not meet Donuts requirements for DPML eligibility«); oder
• das Registry hat einen Fehler begangen, der zu einem nicht korrekten DPML Block geführt hat (»a registry process error occurred that resulted in an incorrect DPML Block«).^[6]

DPML-Beschwerden können zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Dauer eines DMPL Blocks eingeleitet werden.^[7] Zuständig für die administrative Abwicklung des DPML Dispute Resolution Verfahrens und die Ernennung des für die Streitentscheidung zuständigen Panels ist ein von Donuts ernannter Dispute Resolution Provider.^[8] Die Kosten für eine DPML-Beschwerde betragen US$ 250 für fünf Domainnamen.^[9]

Die Beschwerde darf 500 Worte nicht überschreiten. Sofern die Beschwerde erfolgreich ist, ordnet das DPML-Panel an, dass der Domainname von der DPML gelöscht wird.

Sofern eine der Parteien innerhalb von zehn Tagen gegen die Entscheidung Klage vor einem ordentlichen Gericht erhebt, wird die Entscheidung des DPML-Panels nicht umgesetzt.^[10] Die Entscheidung wird auf der Website des »Dispute Resolution Provider« veröffentlicht.