Markenverletzung durch Domainnamen: Nach welchen Regeln werden Domainkonflikte zwischen Marken und Domainnamen entschieden?

Konflikte aufgrund der Registrierung und Benutzung von Domainnamen sind auf der Grundlage der vorhandenen markenrechtlichen (§§14, 15 MarkenG), namensrechtlichen (§ 12 BGB), wettbewerbsrechtlichen (§§ 3, 4 und 5 UWG) und deliktsrechtlichen (§§ 823, 826 BGB) Verletzungstatbestände zu lösen. Wie bei zahlreichen anderen Bereichen des Immaterialgüter- und des Wettbewerbsrechts, die maßgeblich durch die Spruchpraxis des Bundesgerichtshofs entwickelt wurden, handelt es sich beim deutschen Domainrecht um reines Richterrecht.

Zwanzig Jahre nach der ersten Entscheidung eines Domainkonflikts durch ein deutsches Gericht^[1], liegen zwischenzeitlich 4 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 60 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und weit über 1000 Entscheidungen der Instanzgerichte vor, die die Rechtsnatur von Domainnamen geklärt haben und eine verlässliche Grundlage für die Beurteilung von Domainnamenstreitfällen bieten. Die zuweilen beklagte Rechtsunsicherheit ist nach mehreren »Nachjustierungen« durch Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zum bürgerlich-rechtlichen Namensschutz weitgehend überwunden.

Priorität der Rechte des Markeninhabers gegenüber den Rechten des Domaininhabers

Grundvoraussetzung für die Ansprüche wegen Markenverletzung ist ein gültiges, prioritätsälteres Markenrecht nach einer der drei Kategorien des § 4 MarkenG (Register-, Benutzungs- oder Notorietätsmarke), bzw. aufgrund einer Unionsmarke oder einer auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckten internationalen Registrierung (IR-Marke). Eine Markenanmeldung genügt nach einhelliger Meinung nicht.^[2]

Verletzungsansprüche des Markeninhabers gegenüber dem Inhaber des angegriffenen Domainnamens aus § 14 Abs. Nr. 1–3 MarkenG sind grundsätzlich nur dann gegeben, wenn die Marke gegenüber bestehenden Rechten des Domaininhabers Vorrang hat. In diesem Fall vermittelt der Schutz nach § 14 MarkenG dem Inhaber einer prioritätsälteren Marke eine stärkere Rechtsposition gegenüber dem Domaininhaber, weil das prioritätsältere Zeichen grundsätzlich ein prioritätsjüngeres Zeichen verdrängt und folglich der Inhaber des jüngeren Zeichens auch dessen Verwendung als Domainname unterlassen muss.^[3]

Auf den zeitlichen Vorrang der Klagemarke kommt es jedoch nur dann an, wenn sich der Beklagte überhaupt auf ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest zur Koexistenz berechtigendes Recht an dem Domainnamen berufen kann. Sofern durch die Vorbenutzung des Domainnamens kein Kennzeichen- oder Namensrecht begründet wurde und dem Domaininhaber kein sonstiges prioritätsälteres oder zumindest zur Koexistenz berechtigendes Recht an dem Zeichen, aus dem der Domainname gebildet ist, zusteht, ist es unerheblich, dass der Domaininhaber den angegriffenen Domainnamen bereits vor dem für die Priorität der Klagemarke maßgeblichen Zeitpunkt registriert oder benutzt hat.

Eigene Gegenrechte des Domaininhabers

Der wegen Markenverletzung nach § 14 MarkenG in Anspruch genommene Domaininhaber kann den Verletzungsansprüchen des Klägers prioritätsältere Rechte an der angegriffenen Bezeichnung einredeweise entgegenhalten^[4] und im Wege der Klage bzw. Widerklage die Löschung der Klagemarke durchsetzen.^[5] Als mögliche Gegenrechte in Betracht kommen nach dem Grundsatz der Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte und sonstiger Rechte i.S.d. § 13 Abs. 2 MarkenG insbesondere Rechte des Domaininhabers an einer Marke (§ 4 MarkenG), einer geschäftlichen Bezeichnung (§ 5 Abs. 2 MarkenG) oder einem Werktitel (§ 5 Abs. 3 MarkenG).^[6]

Das Recht des Domaininhabers muss dabei nicht an dem Domainnamen selbst bestehen, sondern kann auch ein Recht an einem anderen mit der Klagemarke verwechslungsfähigen Zeichen sein.^[7] Ebenso wenig ist erforderlich, dass das dem Kläger entgegengehaltene Recht in identischer Form besteht, vielmehr genügt es, wenn der Schutzumfang des Gegenrechts das klägerische Zeichen mit umfasst, d.h. der Domaininhaber seinerseits aufgrund des Gegenrechts Löschungsansprüche gegen die Marke durchsetzen kann.

Außer Streit steht, dass ein eigenes Gegenrecht des Domaininhabers durch die bloße Registrierung des Domainnamens nicht begründet wird, da hierdurch lediglich ein vertragliches Nutzungsrecht gegenüber der DENIC oder dem jeweiligen ICANN-Registrar, aber kein Kennzeichenrecht an dem Domainnamen entsteht.^[8] Unerheblich ist, ob der Domaininhaber den angegriffenen Domainnamen bereits vor dem für den Zeitrang der Klagemarke maßgeblichen Zeitpunkt registriert und in Benutzung genommen hat, wenn durch die Benutzung keine Kennzeichenrechte an dem Domainnamen begründet wurden.^[9] Der Umstand, dass der Domainname registriert wurde, bevor der Anspruchsteller seine Marke angemeldet hat, steht einem Unterlassungsanspruch daher nicht entgegen.^[10]

Sofern der Domaininhaber Kennzeichenrechte durch die Benutzung des Domainnamens erworben hat, ist zu beachten, gegen welche Benutzung das entstandene Kennzeichenrecht Schutz bietet. Ist aufgrund der Benutzung des Domainnamens ein Unternehmenskennzeichen entstanden, kann der Domaininhaber dieses Unterlassungsansprüchen aus Marken, Unternehmenskennzeichen und Werktiteln entgegenhalten, da dieses Schutz gegen jede kennzeichenmäßige Benutzung bietet. Hat der Domaininhaber den Domainnamen nur titelmäßig benutzt, begründet das dadurch entstandene Werktitelrecht kein Recht zur Verwendung des Domainnamens als Unternehmenskennzeichen oder als Marke.

Ein Recht zur Benutzung des Domainnamens kann aus der vor der Entstehung des Kennzeichenrechts erfolgten Domainregistrierung nicht hergeleitet werden.^[11]

Im Ausnahmefall kann der Durchsetzung des Markenrechts der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegengehalten werden, wenn der Kläger zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bereits Kenntnis von der Vorbenutzung des Domainnamens hatte und weitere, insbesondere subjektive Umstände, die Erwirkung der Markeneintragung als unlauter i.S.d. der §§ 3, 4 Nr. 4 UWG oder sittenwidrig gemäß § 826 BGB erscheinen lassen.^[12]

Berufung des Domaininhabers auf Rechte Dritter auf Rechte Dritter

Der wegen Markenverletzung in Anspruch genommene Verletzer kann dem Kläger ältere Rechte anderer Inhaber grundsätzlich nicht entgegenhalten, da diese ihre Vorrangwirkung nur zugunsten ihrer Inhaber entfalten (unzulässige exceptio ex iure tertii).^[13] Die Rechtsprechung lässt jedoch in analoger Anwendung der Regelung des Eigentümer-Besitzerverhältnisses in § 986 Abs. 1 BGB die Einrede aus einem prioritätsälteren Recht eines Dritten dann zu, wenn der Beklagte aufgrund schuldrechtlicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten gegenüber dem Kläger durchsetzbar ist, d.h. der Dritte seinerseits vom Kläger Unterlassung verlangen oder Koexistenz beanspruchen könnte.^[14] Dies beruht auf der Überlegung, dass der gestattende Dritte im Verhältnis zum Kläger aufgrund seiner besseren Rechtsstellung entweder selbst dem Kläger die Benutzung seiner Bezeichnung verbieten oder aber den Gestattungsempfänger ermächtigen kann, ein solches Verbot seinerseits im Wege gewillkürter Prozessstandschaft zu erwirken, und daher – a maiore ad minus – der Gestattende dann dem Kläger gegenüber auch als i.S.d. § 986 Abs. 1 Satz 2 BGB analog berechtigt angesehen werden muss, seine überlegene Position an den Gestattungsempfänger in einer nur eine Einrede begründenden Weise weiter zu vermitteln.^[15]

Dieser Grundsatz gilt entsprechend auch im Konflikt zwischen einer Marke und einem Domainnamen. Sofern der Inhaber eines Domainnamens aus einer identischen oder verwechslungsfähigen Marke in Anspruch genommen wird, die gegenüber dem Domaininhaber den Prioritätsvorrang hat, jedoch im Verhältnis zum Recht des Gestattenden prioritätsjünger oder jedenfalls nur gleichrangig ist, scheiden markenrechtliche Unterlassungsansprüche gegen den Domaininhaber aus. Nach dem Prinzip der Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte kommt es nicht darauf an, ob es sich bei dem prioritätsälteren Recht um eine Marke (§ 4 MarkenG), eine geschäftliche Bezeichnung (§ 5 Abs. 2 MarkenG), einen Werktitel (§ 5 Abs. 3 MarkenG) oder einen Namen i.S.d. § 12 BGB handelt. Auch Zeichenidentität zwischen Domainnamen und dem prioritätsälteren Kennzeichenrecht ist nicht erforderlich, vielmehr genügt es, wenn das klägerische Zeichen in den Schutzbereich des prioritätsälteren Gegenrechts fällt.^[16]

Da es sich bei § 986 Abs. 1 BGB um eine Einwendung handelt, obliegt die Darlegung und Beweislast für das Gegenrecht des Dritten dem Domaininhaber, der die Einwendung des prioritätsälteren Gegenrechts geltend macht.^[17] Weitergehender Nachweise, insbesondere einer notariellen Beurkundung der schuldrechtlichen Gestattung durch den prioritätsälteren Kennzeicheninhaber, wie dies vom BGH bei Ansprüchen aus § 12 BGB im Falle der Berufung des Domaininhabers auf eine treuhänderische Registrierung des Domainnamens im Auftrag eines Namensträgers gefordert wird^[18] , bedarf es nicht.

Rechtsverletzende Benutzung von Domainnamen

Nicht jede Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr stellt eine rechtsverletzende »Benutzung« im Sinne von § 14 MarkenG dar. Der EuGH hat in einer Reihe von Entscheidungen klargestellt, dass der Begriff der »Benutzung« einschränkend dahingehend auszulegen ist, dass von einer rechtsverletzenden Benutzung einer Marke durch die Benutzung eines Zeichens durch Dritte nur dann ausgegangen werden kann, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (markenfunktionaler Benutzungsbegriff).^[19]

Benutzung für aktive Website

Domainnamen, die zu einer aktiven, dem Produktabsatz oder der Werbung dienenden Website führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter dem Domainnamen im Internet angebotenen oder beworbenen Waren oder Dienstleistungen.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Domainname ausnahmsweise als reine Adressbezeichnung ähnlich wie eine Telefonnummer oder als beschreibende Angabe verstanden wird.^[20] Ein Regel-/Ausnahmeverhältnis zu Gunsten einer ausschließlichen Adressfunktion des Domainnamens besteht nicht.^[21]

Die Benutzung eines Domainnamens im Rahmen des Produktabsatzes stellt daher regelmäßig eine markenmäßige Benutzung dar. ^[22] Für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung eines Domainnamens ist nicht erforderlich, dass dem Domainnamen Namensfunktion zukommt, .d.h. er vom Verkehr als Namen des Unternehmens angesehen wird. Ob eine rechtsverletzende Benutzung oder eine rechtsbegründende Benutzung vorliegt, ist daher nicht nach einheitlichen Kriterien zu bestimmen.

Insbesondere liegt die erforderliche markenmäßige Benutzung nicht nur dann vor, wenn der Domainname ausnahmsweise als herkunftsunterscheidendes Produktkennzeichen verstanden wird^[23], sondern auch dann, wenn der Domainname einen Hinweis auf das Unternehmen und somit eine Nutzung als besondere Geschäftsbezeichnung darstellt. Die Annahme eines rein firmenmäßigen Gebrauchs eines Domainnamens, der nach der Rechtsprechung keine markenmäßige und damit rechtsverletzende Benutzung darstellt, wird bei der Verwendung eines unterscheidungskräftigen Domainamens im Rahmen des Produktabsatzes im Regelfall ausscheiden, da durch die Verwendung des Domainnamens ein ausreichender Bezug zu den auf der Website angebotenen Produkten des Unternehmens hergestellt wird.^[24]

Bloße Registrierung des Domainnamens begründet keine Markenverletzung

Die bloße Registrierung eines Domainnamens stellt nach allgemeiner Auffassung keine markenmäßige Benutzung dar, da diese lediglich auf die Begründung eines vertraglichen Nutzungsanspruchs gegenüber dem zuständigen Registry gerichtet ist und noch nicht zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen i.S.d. Benutzungsbegriffs des § 14 MarkenG dient.^[25] Das Gleiche gilt, wenn ein Domainname zwar konnektiert ist, aber lediglich auf eine leere Seite oder eine »Baustellenseite« verweist.^[26] Ein Verbotsanspruch kann in diesen Fällen daher nur dann bestehen, wenn sich aufgrund der drohenden Benutzung für eine aktive Website eine Erstbegehungsgefahr ergibt. Voraussetzung für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr ist jedoch, dass sich zum Zeitpunkt der bloßen Registrierung des Domainnamens »die drohende Verletzungshandlung in tatsächlicher Hinsicht so greifbar abzeichnet, dass eine zuverlässige Beurteilung unter rechtlichen Gesichtspunkten möglich ist«. Dafür bedarf es greifbarer tatsächlicher Anhaltspunkte, für welche Waren oder Dienstleistungen der Domainname in Zukunft benutzt werden soll. ^[27] An einer Erstbegehungsgefahr fehlt es, wenn der Domainname in einer Weise verwendet werden kann, die der Verkehr als beschreibende Angabe versteht. Hierfür genügt es, wenn nur ein geringer Teil des Verkehrs in einer möglichen Verwendung des Domainnamens eine beschreibende Verwendung sieht.^[28]

Benutzung als beschreibende Angabe begründet keine Markenverletzung

Der Annahme einer rechtsverletzenden Benutzung einer Marke steht entgegen, wenn ein Zeichen nach den Umständen des Einzelfalls zu beschreibenden Zwecken verwendet wird^[29] . Das gilt auch bei Verwendung identischer Zeichen für identische Waren bzw. Dienstleistungen (Doppelidentität). In diesen Fällen wird keine der geschützten Markenfunktionen verletzt.^[30]

Dieser Grundsatz gilt uneingeschränkt auch für die Benutzung von Domainnamen. Die Tatsache, dass ein Domainname, der die auf einer Website angebotenen Waren und Dienstleistungen beschreibt, einem bestimmten Inhaber ausschließlich zugewiesen ist, bedeutet nicht, dass die Verwendung eines Domainnamens stets als kennzeichenmäßige Benutzung anzusehen ist und begründet auch keine Vermutung eines kennzeichnungsmäßigen Gebrauchs.^[31] Für ein Verständnis, dass dem Domainnamen keine kennzeichnende Funktion zukommt, ist jedoch der Domaininhaber darlegungspflichtig.^[32]

Ob der Verkehr die Benutzung eines Domainnamens lediglich beschreibend versteht, ist sowohl anhand des Domainnamens selbst als auch des Inhalts der betreffenden Internetseite zu ermitteln.^[33]

Nach den allgemeinen Regeln fehlt es an dem erforderlichen kennzeichenmäßigen Gebrauch, wenn der Domainname aus einer Gattungsbezeichnung besteht oder jedenfalls nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter hat, da dieser dann vom Verkehr nur als Sachhinweis auf die dem Gattungsbegriff entsprechende Inhalte und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird.^[34]

Beispiele einer zulässigen beschreibenden Benutzung eines Domainnamens:

• Die Benutzung der Domainnamen »heimwerkertest.de« und »hifitest.de« für die Veröffentlichung von Testberichten über Werkzeuge bzw. Unterhaltungselektronik stellt keine kennzeichenmäßige Benutzung dar^[35] ;
• die Benutzung des Domainnamens »metrosex.de« für pornografisches Material oder Sexartikel stellt keine markenmäßige Benutzung dar, wenn der Verkehr den Begriff »metrosex.de« als Hinweis auf einen bestimmten Männertyp (»metrosexuell«) versteht;^[36]
• die Benutzung des Domainnamens »professional-nails.de« für Angebote im Bereich Fingernagelkosmetik stellt keine markenmäßige Nutzung der Marke »Professional Nails« dar.^[37] Entsprechendes gilt, wenn ein aus einem unterscheidungskräftigen und einem beschreibenden Bestandteil gebildeter Domainname im Sinne einer Negativabgrenzung zur Beschreibung einer bestimmten Gattung von Dienstleistungen («schufafreierkredit.de«) verstanden wird.^[38]
• Auch ein aus dem an sich kennzeichnungskräftigen Namen eines bekannten Künstlers gebildeter Domainname («zappa.com«) kann in einem nur beschreibenden Sinne zu verstehen sein, wenn der Verkehr diesem Domainnamen nur den beschreibenden Hinweis entnimmt, dass auf der so bezeichneten Internetseite Informationen über Werk und Leben des betreffenden Künstlers zu finden sind, und diese Erwartung auch dem Inhalt der Internetseite entspricht.^[39]
• Aufgrund der zwischenzeitlich weiten Verbreitung der Zahl »24« als Hinweis auf Dienstleistungen, die rund um die Uhr erbracht werden, wird ein Domainname, der aus einem generischen Begriff und der Zahl 24 gebildet (z.B. fliesen24 und fliesen24.com) ist, nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden.^[40]
• Bei Domainnamen, die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen, kann eine beschreibende Verwendung vorliegen, wenn es sich um geläufige Ausdrücke handelt, die von einem relevanten Teil der angesprochenen Verkehrskreise als beschreibende Angabe verstanden werden.^[41] Ein lexikalischer Nachweis ist für die Bejahung eines beschreibenden Gebrauchs nicht notwendig.^[42] Auch bei Domainnamen wie z.B. »guenstig.de«, »billig.de« etc., die vom Verkehr nur als werbeübliche Anpreisung verstanden werden, fehlt es regelmäßig an einer markenmäßigen Benutzung.^[43]

Grenzfälle hinsichtlich der Qualifikation als kennzeichenmäßige Benutzung bilden Domainnamen, die aus einer Kombination beschreibender Angaben bestehen. Ob ihre Verwendung einen markenmäßigen Gebrauch begründet, hängt davon ab, ob die Wortverbindung der Umgangssprache angehört oder einen in der Umgangssprache unüblichen Gesamtbegriff bildet, und wie der Domainname konkret verwendet wird.^[44] Nicht von einer beschreibenden, sondern kennzeichenmäßige Nutzung ist auszugehen, wenn unter dem Domainnamen Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die mit der betreffenden Bezeichnung markenmäßig gekennzeichnet werden (Vertrieb von Massageölen unter der Bezeichnung »Pure« unter dem Domainnamen »puremassageoil.com«).^[45] Ebenfalls als kennzeichenmäßige Nutzung angesehen wurde die Verwendung des Domainnamens »a-servicesfuerschufa.de« durch ein Auskunfts- und Serviceunternehmen, das u.a. die Verschaffung des Zugangs zu bei der Schufa gespeicherten Informationen anbietet.^[46]

Weiterleitung einer Domain auf eine unter einer anderen Domain abrufbaren Website kann eine Markenverletzung begründen

Die Annahme einer kennzeichnungsmäßigen Verwendung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein Domainname nicht unmittelbar zum Aufruf einer Website führt, sondern lediglich zur Weiterleitung (»domain redirection«/»URL forwarding«) auf eine unter einem anderen Domainnamen abrufbare Website des Domaininhabers benutzt wird, weil auch in diesem Fall der Verkehr in der Zeichenverwendung einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistungen sehen wird.^[47]

Erfolgt die Weiterleitung mittels eines sog. »Refresh Meta Tags« im Quellcode der Website^[48] oder durch Konfiguration des DNS Server^[49] , führt dies dazu, dass nur der Domainname der Ziel-Website im Browser des Internetnutzers angezeigt wird und der eingegebene Domainname für den Internetnutzer nicht oder allenfalls für den Bruchteil einer Sekunde vor Aufruf der Zielwebsite wahrnehmbar ist.^[50] Dies schließt die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung jedoch nicht aus.^[51] Vielmehr genügt für die Qualifikation als kennzeichenmäßige Benutzung, dass der Internetnutzer durch die Eingabe des Domainnamens auf die Website des Verwenders geführt wird, d.h. der Domainname dazu dient, den Internetnutzer auf die unter diesem abrufbaren Angebote hinzuweisen.^[52] Hinsichtlich des Erfordernisses der markenmäßigen Benutzung ebenfalls unproblematisch ist es, wenn die Weiterleitung mittels eines sog. »Frame Weiterleitung« (FRAME Redirect)^[53] erfolgt. Da in diesem Fall beim Aufruf der Website nicht der Domainname der Zieladresse sondern der eingegebene Domainname im Browser angezeigt wird, ist die Weiterleitung für den Internetnutzer nicht wahrnehmbar, so dass der eingegebene Domainname als betrieblicher Herkunftshinweis der Angebote der Zielwebsite verstanden wird. Es ist daher wie auch sonst bei der Verwendung von Domainnamen unter Berücksichtigung des Inhalts der Zielwebsite festzustellen, ob der Domainname vom Verkehr als beschreibende Angabe oder als Herkunftshinweis verwendet wird.

Domain-Parking kann eine Markenverletzung begründen

Der Annahme einer kennzeichenmäßigen Benutzung steht auch nicht entgegen, dass ein Domainname lediglich zum Abruf einer sog. »Parking-Website« verwendet wird, auf der sog. »sponsored Links« auf Websites Dritter vorgehalten werden^[54] , da der Internetnutzer, der bei der Eingabe des Domainnamens, der mit einer Marke übereinstimmt, auf eine Parking-Website gelangt, in der Zusammenstellung der »sponsored Links« eine Dienstleistung des Markeninhabers sieht und den Domainnamen daher als betrieblichen Herkunftshinweis versteht.^[55]

Benutzung als Third-Level-Domain oder Bestandteil eines URL-Dateipfades

Third-Level-Domains werden in der Praxis häufig dazu verwendet, organisatorisch selbständige Einheiten eines Unternehmens, Tochtergesellschaften oder einzelne Produktbereiche zu identifizieren. Ihre Benutzung erfolgt, sofern sie vom Verkehr nicht als beschreibende Angaben verstanden werden, kennzeichenmäßig, da sie ebenso wie die Second-Level-Domain dazu dienen, den Verkehr auf die unter dem Domainnamen abrufbaren Waren- und Dienstleistungsangebote hinzuweisen.^[56]

Soweit eine bekannte Marke als Third-Level-Domain verwendet wird, werden meist auch die Voraussetzungen einer Ruf- oder Aufmerksamkeitsausbeutung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfüllt sein, da die Verwendung der Third-Level-Domain dann regelmäßig dem Zweck dient, Suchmaschinen bei der Recherche nach der Marke zur Anzeige der betreffenden Website in der Liste der Suchergebnisse zu veranlassen. Im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 MarkenG wird es im Wesentlichen von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere der Unterscheidungskraft der Second-Level-Domain, abhängen, ob die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr vorliegen. Eine Verwechslungsgefahr kann sich dabei schon daraus ergeben, dass die Internetnutzer, die die Marke kennen und als Suchwort in eine Suchmaschine eingeben, um sich über entsprechende Produktangebote zu informieren, als Treffer auch auf die Website des Verwenders der Third-Level-Domain hingewiesen werden und dessen Angebot aufgrund der Kurzhinweise für das Angebot des Markeninhabers halten. Es kommt dann nicht darauf an, ob ein Irrtum bei einer näheren Befassung mit der Internetseite ausgeräumt würde.^[57]

Eine Freistellung der Benutzung einer Marke als Third-Level-Domain von markenrechtlichen Ansprüchen kann dann in Betracht kommen, wenn dem Verwender der Third-Level-Domain als Händler der mit der Marke gekennzeichneten Produkte nach § 24 Abs. 1 MarkenG das Recht zusteht, die Marke in der Werbung zu benutzen^[58] ).

Nicht anders zu bewerten ist es, wenn eine fremde Marke als Bestandteil des Dateipfades einer URL (Uniform Resource Locator) benutzt wird,^[59] wodurch zum einen der Speicherort einer einzelnen Seite einer Website auf dem Hostrechner definiert wird, zum anderen aber auch Suchmaschinen veranlasst werden, die entsprechende Website bei Suchanfragen nach dem Markenwort anzuzeigen.

Die vom OLG Düsseldorf vertretene Auffassung, die Verwendung einer Marke als Bestandteil eines URL-Pfades stelle keine markenmäßige Benutzung dar, da diese den Internetnutzer nicht zu der Annahme veranlasse, das Zeichen diene zur Unterscheidung der unter der URL abrufbaren Waren- und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen,^[60] ist nach der Metatag-Entscheidung des BGH^[61] nicht mehr haltbar. Nach der vom BGH vertretenen Auffassung genügt es für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Benutzung, wenn ein Zeichen dazu benutzt wird, eine Suchmaschine zu beeinflussen, um dadurch Internetnutzer auf die eigene Website zu führen. Diese Voraussetzungen liegen auch bei der Verwendung einer Marke als Bestandteil eines URL-Pfades vor, da dieser ebenso wie die Verwendung eines Metatags im Quellcode der Website von Suchmaschinen erfasst wird und dazu führt, dass die Website bei der Suchmaschinenrecherche nach dem Begriff als Suchergebnis gelistet wird.

Benutzung als Bestandteil einer E-Mail-Adresse

Wird eine E-Mail-Adresse, die eine fremde Marke enthält, isoliert in einer Werbeanzeige oder E-Mail-Werbung ohne Nennung des Unternehmensnamens benutzt, liegt darin ohne weiteres eine markenmäßige Benutzung, da der Verkehr die in der E-Mail-Adresse enthaltene Marke als Herkunftshinweis auf die beworbenen Produkte oder Dienstleistungen versteht. Etwas anderes gilt, wenn eine E-Mail-Adresse nicht isoliert, sondern – wie auf dem Briefkopf, einer Visitenkarte oder den Absenderangaben einer E-Mail – gemeinsam mit weiteren Namens- und Adressenangaben benutzt wird, da in diesem Falle die E-Mail-Adresse nicht als betrieblicher Herkunftshinweis sondern lediglich als Adresse verstanden wird.^[62]

Nach diesen Grundsätzen ist auch zu prüfen, ob die Versendung unaufgeforderter Werbe-E-Mails (Spamming), in der im Absender-Adressfeld der versendeten E-Mail unberechtigt die Marke eines E-Mail-Account-Betreibers verwendet wird^[63] (z.B. »@hotmail.com«), eine rechtsverletzende Benutzung der Marke begründet.^[64] Enthält die E-Mail keine weiteren Namens- und Adressangaben, wird die Verwendung der E-Mail-Adresse als Herkunftshinweis der mit der E-Mail beworbenen Waren- und Dienstleistungen verstanden und begründet eine Verletzungshandlung i.S.d. § 14 Abs. 2 MarkenG, wenn die erforderliche Ähnlichkeit zwischen den durch die E-Mail beworbenen Waren- und Dienstleistungen und den Waren- und Dienstleistungen, auf die sich die Marke erstreckt, besteht.^[65] Wird die E-Mail-Adresse dagegen gemeinsam mit dem Firmennamen und weiteren Adressangaben verwendet, fehlt es an der erforderlichen markenmäßigen Benutzung. Je nach den Umständen des Einzelfalls können aber die Voraussetzungen einer Namensverletzung (§ 12 BGB), Irreführung (§ 5 UWG) oder deliktischen Handlung (§§ 823, 826 BGB) vorliegen.

Einrichtung einer »Catch all«-Funktion

Die Einrichtung einer »catch-all«-Funktion durch eine entsprechende Konfiguration des DNS-Servers hat zur Folge, dass nicht eine bestimmte, vom Domaininhaber vorgesehene, sondern jede beliebige vom Internetnutzer eingegebene Bezeichnung unterhalb der Second-Level-Domain in die dem Domainnamen zugeordnete IP-Adresse »aufgelöst« wird und der Benutzer dadurch, gleichgültig welches Zeichen er auf der dritten Ebene des Domainnamens eingibt, auf die unter der IP-Adresse abrufbaren Website gelangt.^[66]

Ob die Einrichtung einer »catch all«-Funktion eine rechtsverletzende Benutzung einer Marke begründen kann, ist streitig. Im Schrifttum wurde eine kennzeichnungsmäßige Benutzung mit dem Hinweis bejaht, dass die »catch all«-Funktion aus Sicht des Internetnutzers die gleiche Wirkung wie eine Weiterleitung des Domainnamens habe und sich der Verwender durch Einrichtung der »catch-all«-Funktion die eingegebene Bezeichnung zu Eigen mache.^[67] Das Kammergericht hat sich diese Auffassung zu eigen gemacht und darauf hingewiesen, dass durch die Catch-All-Funktion automatisch eine Seite erzeugt wird, auf der die eingegebene Domain eingeblendet wird. Da der Internetnutzer die Catch-All-Funktion nicht kenne, komme er nicht auf die Idee, dass er nicht auf der Website der Markeninhaber, sondern bei einem Dritten gelandet zu sein könnte. Die Situation sei ähnlich wie bei der Eingabe einer Tippfehler-Domain, da der Tippfehler vom Verwender der Domain (im Streitfall die Domain ».de.de«) vorgegeben sei. Der Einsatz der Catch-All-Funktion stelle daher eine »Benutzung jedweder geschützter Kennzeichen als Third-Level-Domain dar«.^[68]

Dies erscheint auch unter Zugrundelegung des weiten Benutzungsbegriffs der Metatag-Entscheidung des BGH zweifelhaft. Die vom BGH hinsichtlich der Verwendung von Metatags angestellten Überlegungen sind auf die Einrichtung einer »catch all«-Funktion nicht ohne weiteres übertragbar, da der Verwendung eines Metatags eine gezielte Verwendung einer konkreten Marke zugrunde liegt, während bei der Einrichtung einer »catch-all«-Funktion jedes beliebige, vom Internetnutzer als Third-Level-Domain eingegebene Zeichen in die der Second-Level-Domain entsprechende IP-Adresse aufgelöst wird,^[69] und der Benutzer dadurch, gleichgültig welches Zeichen er eingegeben hat, auf die unter der Second-Level-Domain abrufbare Website geführt wird. Der Verwender der »catch-all«-Funktion benutzt daher keine bestimmte Marke i.S.d. § 14 Abs. 1 und 2 MarkenG, sondern bewirkt durch die entsprechende Konfiguration des DNS-Servers, dass die Internetnutzer bei Eingabe aller denkbaren Zeichenkombinationen auf die von ihm unter der Second-Level-Domain abrufbaren Website geführt werden.^[70] Praktisch relevante Schutzlücken ergeben sich aus der Ablehnung markenrechtlicher Ansprüche nicht. Besteht zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis, kann die durch die »catch-all«-Funktion bewirkte Kanalisierung der Internetnutzer den Tatbestand der gezielten Behinderung i.S.d. § 4 Nr. 4 UWG begründen.^[71] Außerhalb eines Wettbewerbsverhältnisses kann Schutz nach §§ 823, 826 BGB bestehen.

Benutzung zur Produkt- oder Unternehmenskritik/Markenparodie

Die Frage, ob die Verwendung eines Domainnamens zur Unternehmens- und Produktkritik als markenmäßige Benutzung zu werten ist, erlangt nur dann Bedeutung, wenn diese im geschäftlichen Verkehr erfolgt. Die Verwendung der Marke eines Dritten als Domainname für ein öffentliches, nicht geschäftlichen Interessen dienendes Online-Forum zur Unternehmens- oder Produktkritik oder zur kritischen Auseinandersetzung mit bestimmten Geschäftspraktiken eines Unternehmens durch eine natürliche Person oder einen Idealverein, ist daher ausschließlich auf der Grundlage des allgemeinen Deliktsrechts (§§ 823, 826 BGB) oder aber – sofern die Marke zugleich als Unternehmenskennzeichen geschützt ist – auf der Grundlage des § 12 BGB zu beurteilen. In den Anwendungsbereich des MarkenG fällt die Benutzung der Marke eines Dritten zur Unternehmens- und Produktkritik von vornherein nur dann, wenn mit einer der Unternehmens- und Produktkritik dienenden Website auch geschäftliche Interessen verfolgt werden, die Website also etwa zugleich als Werbeplattform für Dritte oder zur Bewerbung eigener Produkte oder Dienstleistungen kommerziell genutzt wird.

Ohne weiteres als kennzeichenmäßige Benutzung einzuordnen sind die Fälle, in denen eine Marke im geschäftlichen Verkehr in identischer Form ohne beschreibende Zusätze als Domainname zur Unternehmens- und Produktkritik verwendet wird (z.B. Unternehmenskritik an dem Mineralölkonzern ESSO unter »esso.de«). Die kennzeichenmäßige Benutzung liegt in diesem Fall schon darin, dass der Domainname dazu genutzt wird, die Internetnutzer durch die Eingabe der Marke als Domainnamen oder durch die Anzeige des Domainnamens bei der Recherche in Suchmaschinen auf die unter diesem abrufbare Website zu führen, der Domainname also dazu dient, die Internetnutzer auf die unter dem Domainnamen kommerziellen Angebote des Domaininhabers hinzuweisen.^[72] Das Gleiche muss gelten, wenn der Domainname zwar beschreibende Zusätze enthält, diese aber für den Verkehr nicht klar erkennen lassen, ob der Domainname dem Markeninhaber zuzuordnen ist. (z.B. »oil-of-elf.de«).^[73]

Schwieriger ist die rechtliche Bewertung, wenn eine Marke in einer Weise parodistisch verfremdet (»lusthansa.de«) oder mit beschreibenden, insbesondere pejorativen Zusätzen als Domainname verwendet wird, die den Verkehr erkennen lassen, dass der Domainname nicht dem Markeninhaber zuzurechnen ist (z.B. »awd-aussteiger«, »stoppesso.de« etc.)^[74] . Die frühere Rechtsprechung unter dem WZG hatte in Fällen der Markenparodie und der Markenverunglimpfung eine Markenverletzung teilweise schon mangels einer kennzeichenmäßigen Benutzung verneint, weil ein solches Zeichen nicht in seiner Funktion als Herkunftshinweis verwendet werde, und stattdessen eine Prüfung auf der Grundlage des § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb vorgenommen.^[75] In späteren Entscheidungen wurde der zeichenmäßige Gebrauch bejaht, wenn zumindest von einem Teil der Verkehrskreise angenommen wurde, der Markeninhaber habe das satirisch abgewandelte Zeichen selbst gewählt.^[76]

Rechtsverletzende bei bekannten Marken im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Unter Zugrundelegung des erweiterten funktionalen Benutzungsbegriffs der Rechtsprechung des EuGH und BGH, nach dem eine markenmäßige Benutzung im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schon dann vorliegt, wenn es zu einer gedanklichen Verknüpfung mit der bekannten Marke kommt^[77] , lässt sich die Verwendung einer bekannten Marke als Domainnamen mit kritischen Zusätzen oder satirischen Abwandlungen auch dann als kennzeichenmäßige Benutzung qualifizieren, wenn erkennbar ist, dass diese der Produkt- oder Unternehmenskritik oder satirischen Zwecken dient. Denn auch wenn der Domainname in diesen Fällen vom Verkehr nicht dem Markeninhaber zugeordnet oder dessen Zustimmung zur Benutzung vermutet wird, wird durch die Benutzung des Domainnamens die vom EuGH und BGH geforderte gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Marke herstellt.^[78] Dies ist selbst dann der Fall, wenn der Domainname krass verunglimpfende Zusätze enthält.^[79]

Im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH von einem rechtsverletzenden Gebrauch dagegen nur dann auszugehen, wenn das Zeichen in der Weise verwendet wird, dass es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet.^[80] Hieran fehlt es, wenn die beschreibenden oder pejorativen Zusätze erkennen lassen, dass unter dem Domainnamen keine Website des Markeninhabers zu erwarten ist.^[81] Es ist dann aber unter Berücksichtigung der Kommunikationsgrundrechte der Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) zu prüfen, ob die Benutzung des Domainnamens einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB oder – sofern die Marke als Unternehmenskennzeichen zusätzlich Namensschutz genießt – eine Namensverletzung i.S.d. § 12 BGB begründet.

Verwechslungsgefahr (14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Allgemeine Grundsätze

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH liegt eine Verwechslungsgefahr vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die von den sich gegenüberstehenden Marken erfassten Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder jedenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen könnten.^[82] Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im vorstehenden Sinne ist aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind insbesondere die Faktoren der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, die Bekanntheit und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und die Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Dabei besteht zwischen diesen Faktoren eine Wechselwirkung, so dass ein geringer Bekanntheitsgrad oder eine reduzierte Kennzeichnungskraft der Marke und ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Kennzeichen durch eine größere Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann und umgekehrt.^[83] Die Wechselwirkung geht aber nicht soweit, dass eine dieser beiden Voraussetzungen ganz entfallen und von der anderen vollständig kompensiert werden kann.^[84]

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH handelt es sich bei der Verwechslungsgefahr um eine der Beweisaufnahme nicht zugängliche und in vollem Umfang revisionsrechtlich nachprüfbare Rechtsfrage, die allerdings auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise bezogen ist und an Erfahrungssätze und tatsächliche Umstände anknüpft.^[85] Zu den tatsächlichen Vorfragen zählen insbesondere der Grad der Verkehrsbekanntheit eines Zeichens, die Häufigkeit tatsächlicher Verwechslungen und die prägende Bedeutung eines Zeichenbestandteils für das Gesamtzeichen.^[86] Im Unterschied zur Irreführungsgefahr des Wettbewerbsrechts setzt die markenrechtliche Verwechslungsgefahr jedoch nicht voraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise tatsächlich einer Fehlvorstellung unterliegen und dadurch unmittelbar in ihrem wirtschaftlichen Verhalten beeinflusst werden.^[87]

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird von der Rechtsprechung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmer der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen abgestellt,^[88] was bei Verkehrskreisen mit besonderer Fachkunde zur Annahme eines gegenüber den allgemeinen Verkehrskreisen höheren Grads an Aufmerksamkeit auf Zeichenunterschiede und damit zu einer geringeren Verwechslungsgefahr führen kann.^[89]

Der Schutz vor Verwechslungsgefahr umfasst nach § 14 Abs. 2 le Hs MarkenG neben der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, bei der irrtümlich die eine Marke für die andere gehalten wird, auch die Gefahr, dass der Verkehr die Marken zwar nicht unmittelbar verwechselt, aber gleichwohl gedanklich in Verbindung bringt.

Kennzeichnungskraft

Der Begriff der Kennzeichnungskraft bezeichnet die Eignung eines Zeichens, sich dem Verkehr aufgrund seiner Originalität und Auffälligkeit und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades einzuprägen, d.h. in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden.^[90] Da der Grad der Kennzeichnungskraft (»schwach«, »durchschnittlich« oder »stark«) den Schutzumfang einer Marke bestimmt, ist sie unabdingbare Voraussetzung und Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Nach st. Rechtsprechung des EuGH genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.^[91] Es gilt der Grundsatz: Je größer die Kennzeichnungskraft eines Zeichens, desto größer ist der ihm zuzubilligende Schutzumfang gegen Verwechslungsgefahr.

Maßgeblicher Faktor zur Bestimmung des Grads der Kennzeichnungskraft einer Marke ist deren ursprüngliche Kennzeichnungskraft, also die Originalität, Auffälligkeit und Einprägsamkeit der Marke, in Verbindung mit verstärkenden Faktoren wie dem Marktanteil der Marke, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der Benutzung, der Werbeinvestitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, sowie der durch demoskopische Befragungen ermittelte Bekanntheitsgrad der Marke.^[92]

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft kann sich daraus ergeben, dass im geschäftlichen Verkehr weitere Drittmarken existieren,^[93] setzt aber voraus, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarten Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken.^[94] Eine solche schwächende Wirkung kann aufgrund des Kennzeichencharakters auch Domainnamen zukommen, sofern sie als besondere Geschäftsbezeichnung oder (ausnahmsweise) als Produktbezeichnung in Verbindung mit ähnlichen Waren und Dienstleistungen benutzt werden.^[95] Der Umfang der Tätigkeit der Drittfirmen und die Bekanntheit ihrer Kennzeichen müssen im Streitfall im Einzelnen festgestellt werden.^[96] Auch das Vorhandensein einer Reihe von Drittzeichen, die nur in das Markenregister eingetragen sind, aber nicht benutzt werden, kann ein wichtiger Fingerzeig dafür sein, dass es sich um nahe liegende, verbrauchte Wortbildungen von geringer Kennzeichnungskraft handelt.^[97]

Die vorgenannten allgemeinen Regeln gelten nach st. Rechtsprechung auch für Konflikte zwischen Marken und Domainnamen. Normalerweise kommt einer Marke von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Eine Vermutung, dass die Marke über normale Kennzeichnungskraft verfügt, wenn nichts Gegenteiliges von den Parteien vorgetragen und vom Gericht festgestellt ist, gibt es nicht. Bestehen aber keine Anhaltspunkte, die für eine Schwächung oder Stärkung der Kennzeichnungskraft von Haus aus sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen.^[98] Über geringe Kennzeichnungskraft verfügen Marken, die für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen Anklänge an beschreibende Angaben aufweisen, insbesondere wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder ein den Verkehrskreisen geläufiges Wort aus einer fremden Sprache handelt, dem der Verkehr für die Waren und Dienstleistungen nur geringe Bedeutung als Kennzeichnungsmittel beimisst.^[99]

Marken, die erkennbar aus beschreibenden Begriffen abgeleitet sind, kommt danach nur eine geringe ursprüngliche Kennzeichnungskraft zu, so dass bereits geringe Abweichungen des Domainnamens genügen können, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.^[100]

Eine solche »an der untersten Grenze der Schutzfähigkeit« liegende Kennzeichnungskraft hat das OLG Hamm^[101] etwa bei der für die »Lieferung von Speisen und Getränken sowie die Verpflegung von Gästen« in Klasse 39 und 42 eingetragene Marke »Pizza-Direct« angenommen und daher eine Verwechslungsgefahr mit dem Domainnamen »pizza-direkt.de« (Schreibweise mit »k«), der für einen Pizzaführer (inklusive Werbeplattform für Pizza-Anbieter im Internet) genutzt wurde, abgelehnt. Mit dem Hinweis auf strengere Anforderungen an die Verwechslungsprüfung bei Domainnamen ebenfalls Schutz versagt wurde der Wortmarke »Seetours« (eingetragen für die »Veranstaltung von Reisen, insbesondere Kreuzfahrten«) gegen die Verwendung des Domainnamens »seetour.de« (Schreibweise ohne »s«)^[102] für Reisebürodienstleistungen sowie der Marke »CHECK IN« (eingetragen für »Vermittlung von Reisen, Verkehrsdienstleistungen und Veranstaltung von Stadtbesichtigungen«) gegen die Benutzung des Domainnamens »checkin.com« für eine Tourismusdatenbank mit Adressen und Links.^[103] Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einem Wortbestandteil, der sich in einem beschreibenden Begriffsinhalt erschöpft. Hat ein Markenwort mehrere Bedeutungen, die sämtlich in Bezug auf die eingetragenen Waren beschreibend sind, reicht der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus.^[104]

Eine inzidente Schutzprüfung des Wortbestandteils ist erforderlich bei Wort-/Bildmarken. Der Grundsatz der Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung verbietet hier nur die Verneinung der Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens, nicht aber die Prüfung, ob dem Wortbestandteil als solchem isoliert betrachtet die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.^[105] Kein Schutz gegen die Verwendung als Domainname besteht daher für den Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke, der nur aufgrund seiner graphischen Ausgestaltung oder der Kombination mit einem Bildelement dem Markenschutz zugänglich ist.^[106]

Zurückgewiesen wurden Ansprüche aus den Wort-/Bildmarken:

• »Fluege.de« gegen die Benutzung des Domainnamens »flüge.de«^[107] ;
• »Test« gegen die Benutzung des Domainnamens »test.de«^[108] ;
• »Test 24« gegen die Benutzung des Domainnamens »test24.de«^[109] ;
• »Post« gegen die Benutzung des Domainnamens »citipost.de«^[110] ;
• »ARD-Wahltipp« gegen die Benutzung des Domainnamens »wahltipp.de«^[111] ;
• »Biovin« gegen die Benutzung des Domainnamens »biovino.de«^[112] ;
• »guenstig.de« gegen die Benutzung des Domainnamens »günstig.de«^[113] ;
• »Alte« gegen die Benutzung des Domainnamens »alte.de«^[114] ;
• »Schülerhilfe« gegen die Benutzung des Domainnamens »schuelerhilfe.de«^[115] ;
• »online« gegen die Benutzung des Domainnamens »online.de«^[116] ;
• »StartUp« gegen die Benutzung des Domainnamens »startup.de«^[117] ;
• »Tackertechnik« gegen die Benutzung des Domainnamens »tacker-technik.de«^[118] .

Bejaht wurde Verwechslungsschutz der Wort-/Bildmarken »KÜCHE online« gegen die Benutzung des Domainnamens »kuecheonline.de« mit der schon damals fragwürdigen und heute überholten Begründung, der Begriff »online« weise zwar beschreibend auf das Medium hin, die Bezeichnung Küche Online sei jedoch kennzeichnungskräftig, da nicht eindeutig ersichtlich sei, was mit der Gesamtbezeichnung Küche Online gemeint sei.^[119]

Nicht aussprechbaren Buchstabenkombinationen spricht die Rechtsprechung zwischenzeitlich eine normale Kennzeichnungskraft zu, trägt aber dem Interesse der Allgemeinheit und der Mitbewerber an der Verwendung von Abkürzungen im Einzelfall dadurch Rechnung, dass der Schutzbereich dahingehend eingeschränkt wird, dass schon geringe Zeichenunterschiede (z.B. in einem Buchstaben oder in der Reihenfolge; Sonderzeichen) oder Branchenabstände zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr führen.^[120] Vom OLG München abgelehnt wurden trotz gleicher Dienstleistungsangebote (Dienstleistungen von Patentanwälten) Ansprüche aus der Marke »MB&P« gegen die Benutzung des Domainnamens »mbp.de«.^[121]

Ebenfalls von normaler Kennzeichnungskraft ist auszugehen bei Zahlen oder Buchstaben-Zahlen-Kombinationen.^[122]

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines fremdsprachigen Begriffs kann eine rein beschreibende Angabe nur angenommen werden, wenn der angesprochene inländische Verkehr hierfür keine vertieften Kenntnisse der fremden Sprache benötigt.^[123]

Zeichenähnlichkeit

Im Schrifttum und der Rechtsprechung ist teilweise die Ansicht vertreten worden, dass der Adresscharakter von Domainnamen und die aus technischen Gründen eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten (keine Groß- und Kleinschreibung, keine Unterscheidung durch Bildbestandteile, Schrifttypen, Farben) einen höheren Grad an Aufmerksamkeit der Internetnutzer bewirken und daher ähnlich wie bei Zeitungs- und Zeitschriftentiteln eine mildere Beurteilung der Verwechslungsprüfung^[124] oder gar Verwechslungsschutz nur bei Zeichenidentität^[125] rechtfertigen können.

Dem ist die herrschende Meinung im Schrifttum^[126] und die Rechtsprechung^[127] zu Recht nicht gefolgt. Zwar ist der Internetnutzer bei der Eingabe des Domainnamens in die Eingabezeile seines Web-Browsers oder bei der E-Mail-Versendung gezwungen, auf die genaue Schreibweise zu achten, da bereits die Abweichung in einem Zeichen den Zugriff auf die Website oder die Übermittlung der E-Mail an den richtigen Adressaten verhindert. Domainnamen begegnen den angesprochenen Verkehrskreisen jedoch nicht nur in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Aufruf einer Website oder der Versendung von E-Mails, sondern sind als besondere Geschäftsbezeichnungen zwischenzeitlich allgegenwärtig (z.B. im rechtsgeschäftlichen Schriftverkehr, in der Werbung in Zeitungsanzeigen, Zeitschriften, Werbeprospekten, Fernseh- und Rundfunkwerbung, Beschriftung von Geschäftswagen und Geschäftslokalen etc.). Die Situation ist daher schon aufgrund der Vielzahl von Domainnamen, denen sich der Verkehr zwischenzeitlich gegenüber sieht, nicht vergleichbar mit derjenigen auf dem Zeitungsmarkt, wo sich der Verkehr an schwach unterscheidungskräftige Zeitungs- und Zeitschriftentitel gewöhnt hat, und daher bereit und in der Lage ist, auf geringfügige Abweichungen mehr oder weniger farbloser Gattungsbezeichnungen zu achten. Die Annahme, dass der maßgebliche Durchschnittsverbraucher die zahllosen Domainnamen bzw. das unvollkommene Bild, das er von ihnen im Gedächtnis behält, einer akribischen Betrachtung unterziehe, und es für den Ausschluss der Zeichenverwechselbarkeit genüge, wenn eine deutlich erkennbare Abweichung in einer Stelle des Domainnamens vorliegt, ist daher eine reine Fiktion, die sich mit Erfahrungswissen nicht begründen lässt. Im Übrigen würde ein solcher spezifischer domainrechtlicher Begriff der Verwechslungsgefahr zu Wertungswidersprüchen zwischen Online- und Offline-Nutzungen und zu einer Verwirrung des Verkehrs führen, wenn auf demselben Markt die Verwendung ähnlicher Domainnamen als geschäftliche Bezeichnungen hinzunehmen wären.

Legt man mit der herrschenden Meinung im Schrifttum und der Rechtsprechung der Ähnlichkeitsprüfung zwischen Marken und Domainnamen die allgemeinen Grundsätze zugrunde, ist wie auch sonst beim Zeichenvergleich der klangliche und schriftbildliche Eindruck sowie die Sinnwirkung der Marke und des Domainnamens maßgeblich.^[128] Auszugehen ist dabei davon, dass der Top-Level-Domain ».de« allein eine funktionale Bedeutung zukommt, indem sie auf die in Deutschland am Weitesten verbreitete Top-Level-Domain hinweist.^[129] Es ist daher bei der vergleichenden Gegenüberstellung nur die Second-Level-Domain von Bedeutung.^[130] Das Gleiche gilt für die generischen Top-Level-Domains^[131] und für ausländische country code Top-Level-Domains^[132] . Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn das Kombinationszeichen aus Top-Level-Domain und Second-Level-Domain vom Verkehr als einheitlicher Gesamtbegriff verstanden wird (z.B. »tele.com«)^[133] oder wie bei den neuen »brand gTLDs«  selbst aus einem unterscheidungskräftigen Begriff gebildet ist (z.B. ».bmw«, ».merck«, ».fresenius«). Soweit die neuen gTLDs aus beschreibenden Begriffen (z.B. ».bank«, ».shop«, ».software«, ».sport«) oder auf ein eine Region oder eine Stadt hinweisen («.bayern«, ».saarland«, ».berlin«, ».koeln«, ».hamburg«) wird diesen ebenfalls keine kennzeichnende Funktion oder prägende Wirkung zukommen.^[134]

Auch die weiteren Bestandteile der URL (Uniform Recource Locator) »www« oder »http« sind als Bestandteile von Internetadressen allgemein bekannt und bei der Verwechslungsprüfung außer Acht zu lassen.^[135]

Bei der vergleichenden Gegenüberstellung von Marke und Second-Level-Domain gilt der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.^[136] Bei der Feststellung des Gesamteindrucks können auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile mit zu berücksichtigen sein.^[137] Jedoch kann eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen nicht angenommen werden.^[138] Einzelne Elemente sind, auch wenn sie für sich betrachtet kennzeichnungskräftig sind und das Zeichen mitprägen, unmaßgeblich, sofern sie nicht allein den Gesamteindruck prägen.^[139] Eine solche Prägung des Gesamtzeichens ist ausgeschlossen, wenn das Zeichen mehrere gleichwertige Bestandteile aufweist, da der Verkehr sich regelmäßig nicht an einem von ihnen orientiert.^[140] Ob Zeichenbestandteile gleichwertig sind oder einer oder mehrere von ihnen allein geeignet sind, den Gesamteindruck zu prägen, hängt von ihrer Kennzeichnungskraft und ihrem Verhältnis zu den anderen Bestandteilen ab. Beschreibenden Angaben bzw. Bestandteilen mit produktbeschreibenden Bezügen kommt wegen ihrer geringen originären Unterscheidungskraft in der Regel kein prägender Einfluss auf den Gesamteindruck zu, so dass in diesem Fall der andere nicht beschreibende Bestandteil seinerseits prägende Bedeutung hat. Zu Einzelheiten der Markenähnlichkeit durch prägende Bestandteile wird auf die allgemeine Markenliteratur verwiesen. ^[141]

Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ist der Grundsatz zu beachten, dass eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen zu verneinen sein kann, wenn einem Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt.^[142]

In der Rechtsprechung der Instanzgerichte wurde die Zeichenähnlichkeit bejaht zwischen den Marken bejaht:

• Viagra und viaguara.de^[143] ;
• Combit (Wortmarke) und »kompit.de«^[144] ;
• T-Mobile und »be-mobile.de«^[145] ;
• »Xtranet« und »xtra.net«^[146] ;
• »BMW« und »bmw4you.de«^[147] ;
• »Juris« und »juris-solvendi.de«^[148] ;
• »Logoland« und »logofant.de«^[149] ;
• »fun fun radio 95.0« und »funfunradio.de«^[150] ;
• »Playmate« und »playmatemoni96.de« bzw. »playmate-moni96.de«^[151] ;
• Intershop (Wort-Bild-Marke) und »intershop-portal.de«^[152] ;
• »Intershop« und »intershopping.com«^[153] ; »
• 24translate« und »24-translation.de« bzw. »translation-24.de«^[154] ;
• »Müritz« und »mueritz-online.de«^[155] ;
• »Digamma« (Wort-/Bildmarke) und »digamma-portal.de«^[156] ;
• »Deutsche Post« und »city-post.de« (»an der untersten Schwelle anzusiedelnde Nähe«)^[157] ;
• Zahnwelt und »zahnwelt-dortmund.de^[158] ;
• Wort-/Bildmarke »Pasto Pronto« und der angegriffenen Domain »pastopronto.de«.^[159]

Die Zeichenähnlichkeit wurde abgelehnt zwischen:

• »Aidu.de und AIDA«^[160] ,
• »BIT« (Wortmarke) und »bitbau.de«^[161] ;
• »Seetours« (Wortmarke) und »seetour.de« bzw. »seetour24.de«^[162] ;
• »Test« (Wort-/Bildmarke) und »test24.de«^[163] ;
• »METRO« und »metrobus.de«^[164] ;
• »MB&P« und »mbp.de« ^[165] ;
• »Job Scout« und »cityscout.de« ^[166] ;

»Bioland« und »biolandwirt.de« (aufgrund der begrifflichen Unterschiede der Bezeichnungen).^[167]

Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen bzw. Branchennähe

Für die Beurteilung, ob eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, sind diejenigen Waren oder Dienstleistungen zugrunde zu legen, für die die Klagemarke eingetragen ist, während es auf das weitere Warensortiment, das der Inhaber der prioritätsälteren Marke anbietet, nicht ankommt.^[168] Da Domainnamen ein konkreter Produktbezug fehlt, wurde in der frühen Rechtsprechung der Instanzgerichte^[169] und im Schrifttum^[170] vereinzelt erwogen, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen Marken und Domainnamen auf die Feststellung der Produktähnlichkeit gänzlich zu verzichten oder ähnlich wie bei Titeln von Zeitschriften, bei denen eine Verwechslungsgefahr durch Unterschiede im sachlichen Inhalt nicht ausgeschlossen wird, bereits die Homepage als solche als maßgebende Dienstleistung zu betrachten. Dieser Ansicht ist die Mehrheit der Instanzgerichte^[171] und auch der BGH^[172] zu Recht nicht gefolgt. Sie hätte zur Folge, dass dadurch ein spezifischer domainrechtlicher Begriff der Verwechslungsgefahr kreiert würde, der mit dem geltenden Kennzeichenrechtssystem nicht im Einklang stünde und erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge hätte.^[173]

Unter Zugrundlegung der allgemeinen Regeln kommt einer Marke Verwechslungsschutz gegen die Benutzung als Domainname nur dann zu, wenn der Domainname für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Maßgeblich für die Verwechslungsprüfung sind die unter dem Domainnamen angebotenen Produktangebote bzw. Produktwerbung. Die Ansicht, die Bereitstellung einer Website im Internet sei unabhängig von deren Inhalt stets eine Dienstleistung der Telekommunikation (Klasse 38), ist von der Rechtsprechung zu Recht verworfen worden. Sie würde zu dem wenig sinnvollen Ergebnis führen, dass alle Unternehmen mit eigenem Internetauftritt als Branchengleiche anzusehen wären.^[174] Für die Verwechslungsgefahr kommt es daher nur auf den Inhalt der Website, also auf die Waren- und Dienstleistungen an, die unter dem Domainnamen angeboten werden. Die Website als solche stellt selbst nicht die maßgebliche Dienstleistung dar.^[175]

Bei der Beurteilung der Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder ergänzende Produkte oder Leistungen.^[176]

Wegen weiterer Einzelheiten und Nachweise zu den von der Rechtsprechung entwickelten Ähnlichkeitskriterien wird auf die allgemeine Markenrechtsliteratur verwiesen.

In Domainnamenskonflikten wurde eine Produkt- bzw. Branchenähnlichkeit bejaht zwischen

• Erteilung von Finanzauskünften und einem Auskunfts-Service-Unternehmen, dessen Gegenstand die Verschaffung eines erleichterten Zugangs zu den für die Verbraucher bei Dritten gespeicherten Registerinformationen ist (»a-services-fuer-schufa.de«)^[177] ;
• »Druckschriften« (Branchenverzeichnis) und einem Branchenverzeichnis im Internet, da Herausgabe in elektronischer Form üblich und Ausdehnung deshalb naheliegend;^[178]
• »Zeitschrift« und Internetangebot mit gleichem Themenbereich (»eltern.de«);^[179]
• dem »Betrieb und Ausbau eines computergestützten juristischen Auskunftssystems« und dem Angebot von »Multimedia-Dienstleistungen für rechts- und steuerberatende Berufe« (»juris-solvendi.de«);^[180]
• einem »Begriffsbedeutungs-, Verzeichnis- und Anzeigendienst für den Bereich der Aktenlagerung und Aktenvernichtung« und dem Geschäftsfeld der »Akten- und Datenvernichtung« sowie dem »Einsammeln und Zerlegen von Elektronik- und Elektroschrott« («ad-acta.de«);^[181]
• der Dienstleistung »Rundfunk und Fernsehen« sowie der »Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen« und dem Dienstleistungsangebot eines Journalisten im Bereich »Fachjournalismus, Public Relations und Webdesign« («wdr.de«);^[182]
• »Datenverarbeitungsgeräte, Geräte zur Nachrichtenübermittlung sowie Ton- und Bildübertragung« (Klasse 38) und Dienstleistungen »Datenfernübertragung sowie Entwicklung von Mailbox-Programmen («cyberspace.de«) ^[183] ;

und abgelehnt zwischen

• der »Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistungen, Veranstaltung von Stadtbesichtigungen« und den »Angeboten einer Datenbank mit Anschriften und Links für Fluglinien«;^[184]
• einer für die Dienstleistungen »Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten« (Klasse 35) eingetragenen Marke und dem für »Design und Programmierung« verwendeten Domainnamen »exces.de«;^[185]
• den Waren »Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften« und den »Dienstleistungen einer Partnerschaftsvermittlung«;^[186]
• den Dienstleistungen »Sendung von Fernsehprogrammen« und »Lösungen für das Internet«.^[187]

Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Der Schutz vor Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 le Hs MarkenG umfasst neben der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, bei der irrtümlich die eine Marke für die andere gehalten wird, auch die Gefahr, dass der Verkehr die Marken zwar nicht unmittelbar verwechselt, aber gleichwohl gedanklich in Verbindung bringt.

Diese gedankliche Verbindung kann darin bestehen, dass wegen der Ähnlichkeit der Zeichen, der Kennzeichnungskraft und der Waren und Dienstleistungsnähe der unzutreffende Eindruck entsteht, es bestünden besondere wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Kennzeicheninhabern (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne).^[188] Der BGH hat eine solche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bislang nur unter der Voraussetzung bejaht, dass die Marke zugleich Unternehmenskennzeichen war.^[189] Der EuGH ist dagegen in seiner Spruchpraxis nicht davon ausgegangen, dass im Regelfall eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nur angenommen werden kann, wenn die Marke zugleich Unternehmenskennzeichen ist.^[190] Hieraus wird im Schrifttum die Konsequenz gezogen, dass zukünftig die Anlegung eines großzügigeren Maßstabes bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne im Vergleich zu früheren Entscheidungen der deutschen Rechtsprechung anzulegen sei.^[191] In der jüngeren Entscheidungspraxis hat der BGH nicht mehr explizit auf das Erfordernis abgestellt, dass die Marke auch Unternehmenskennzeichen ist.^[192]

Die allgemeinen Grundsätze der Prüfung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck und unter Berücksichtigung der Wechselbeziehung zwischen den Faktoren Kennzeichnungskraft, Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit gelten auch hier.^[193]

In Domainnamenskonflikten hat die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in der Praxis bislang keine große Rolle gespielt. Sie wurde bejaht zwischen

• »Peugeot« und »peugeot-tuning.de«^[194] ;
• »Zweitausendeins« und »1001buecher.de«^[195] ;

und abgelehnt zwischen

• «AIR DE« und dem Wortzeichen »air-dsl«^[196] ;
• »MB&P« und »mbp.de« (ohne Begründung)^[197] ;
• »AWD« und »awd-aussteiger.de« (wegen der inhaltlich-negativen Aussage)^[198] ;
• »Deutsche Post« und »citipost.de« (unter Verweis auf die Besonderheiten der historischen Entwicklung des Postmarkts)^[199] ;
• »Loop« und »nightloop.de«^[200] .

Mittelbare Verwechslungsgefahr

Die gedankliche Verbindung kann auch darauf beruhen, dass der Verkehr zwar die Zeichen selbst unterscheidet, wegen eines in beiden Zeichen identisch vorkommenden Stammbestandteils jedoch annimmt, beide stammten aus einer Zeichenserie des Inhabers der älteren Marke (mittelbare Verwechslungsgefahr).^[201] Um eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens zu begründen, reicht eine normale Zeichenähnlichkeit nicht aus, da anderenfalls eine nicht zu rechtfertigende Umgehung der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks im Sinne eines unzulässigen Elementschutzes droht. Vielmehr sind strenge Anforderungen an die Wesensgleicheit des Stammbestandteils mit dem Zeichenelement des angegriffenen Zeichens zu stellen. ^[202] Erforderlich ist über eine Zeichenähnlichkeit zwischen dem Stammbestandteil der Zeichenserie und dem kollidierenden Zeichen hinaus, dass das angegriffene Zeichen über die Merkmale verfügt, die es mit der Zeichenserie in Verbindung bringen.^[203] Darüber hinaus müssen die angesprochenen Verkehrskreise Veranlassung haben, den Stammbestandteil in dem Kollisionszeichen zu erkennen.^[204] Die praktische Bedeutung dieser Form der Verwechslungsgefahr war in Domainnamenskonflikten bislang gering. Bejaht wurde sie zwischen

• »LOTTO« und »freelotto.de«^[205] ;
• »LOTTO« und »lottoteam.de«^[206] ;
• dem Bestandteil VZ der Serienzeichen studiVZ, schülerVZ und meinVZ und dem Domainnamen »boersevz.de«^[207]

verneint zwischen

• Großbuchstabe »T« der Deutschen Telekom und »t-box.de«^[208] ;
• »Jobscout« und »cityscout.de«^[209] ;
• »Deutsche Post« und »citipost.de«^[210] .

Unterlassungsanspruch (§ 14 Abs. 5 MarkenG)

Die rechtswidrige Benutzung eines Domainnamens nach § 14 Abs. 2 bis 4 MarkenG begründet gemäß § 14 Abs. 5 einen Unterlassungsanspruch des Markeninhabers, sofern Wiederholungsgefahr besteht. Ist die Verletzungshandlung noch nicht begangen, aber ernstlich und unmittelbar zu besorgen hat der Markeninhaber einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch.

Ein auf eine Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass der Anspruchsgegner sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten wird.^[211] Voraussetzung für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr ist daher, dass sich zum Zeitpunkt der bloßen Registrierung des Domainnamens »die drohende Verletzungshandlung in tatsächlicher Hinsicht so greifbar abzeichnet, dass eine zuverlässige Beurteilung unter rechtlichen Gesichtspunkten möglich ist«. Dafür bedarf es insbesondere konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte für welche Waren oder Dienstleistungen der Domainname in Zukunft benutzt werden soll.^[212]

Allein aus der Tatsache, dass ein Domainname von einem kaufmännischen Unternehmen registriert wurde, kann daher nicht hergeleitet werden, dass bei einer Verwendung des Domainnamens neben dem Handeln im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind.^[213]

Der Unterlassungsanspruch besteht in beiden Fällen verschuldensunabhängig, also auch unabhängig davon, ob dem Domaininhaber die verletzte Marke zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens bekannt war oder bekannt sein hätte können.

Der Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG gegen die rechtswidrige Benutzung eines Domainnamens richtet sich wie auch sonst bei Verletzungsansprüchen aus einer Marke gegen die konkrete Verletzungsform oder kerngleiche Verletzungen. Ein Schlechthin-Verbot, d.h. eine Unterlassung der Benutzung des Domainnamens ohne konkrete Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Wiederholungs-/Erstbegehungsgefahr erstreckt (z.B. »den Domainnamens ‚….de‘ im geschäftlichen Verkehr zu benutzen«), steht dem Markeninhaber im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG im Regelfall nicht zu, da nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass der Domainname in einer Weise verwendet wird, die eine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 oder unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke nicht begründet.

Ausnahmsweise kann ein umfassendes Unterlassungsverbot im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG aber dann gerechtfertigt sein, wenn bei einer herausragend bekannten Marke der streitgegenständliche Domainname vom Verkehr ohne weiteres der verletzten bekannten Marke zugeordnet wird, da dann die Unterscheidungskraft der Marke unabhängig von den unter dem Domainnamen abrufbaren Inhalten bereits dadurch beeinträchtigt wird, dass der Domaininhaber durch die Verwendung des Domainnamens das interessierte Publikum auf eine falsche Fährte lockt und den Markeninhaber von einer Verwendung seiner Marke als Domainname ausschließt.^[214]

Löschungsanspruch (Störungsbeseitigung)

Nach früherer Ansicht der Instanzgerichte^[215] soll dem Markeninhaber im Hauptsacheverfahren neben dem Unterlassungsanspruch stets auch ein auf Löschung des Domainnamens gerichteter Beseitigungsanspruch zustehen.^[216] Lediglich im einstweiligen Verfügungsverfahren wurden Löschungsansprüche von der Mehrheit der Instanzgerichte zutreffend verneint, weil mit der Anordnung der Löschung des Domainnamens die Hauptsache vorweggenommen wäre, wenn der Domainname nach der Löschung durch einen Dritten registriert wird und dadurch ein endgültiger Rechtsverlust eintritt.^[217]

Dieser grundsätzlichen Gewährung von Löschungsansprüchen gegen markenrechtsverletzende Domainnamen im Hauptsachverfahren durch die Entscheidungspraxis der Instanzgerichte ist der BGH zu Recht entgegengetreten. Entsprechend seinem Abwehrcharakter setzt der Beseitigungsanspruch neben der Abwehreignung der Beseitigung auch voraus, dass er erforderlich und im engeren Sinne verhältnismäßig ist, um den widerrechtlichen Störungszustand zu beseitigen. Dieses Erfordernis gilt zwar grundsätzlich auch für Unterlassungsansprüche. Während die Prüfung der Erforderlichkeit bei der Prüfung von Unterlassungsansprüchen regelmäßig keine eigenständige Rolle spielt, weil durch die materielle Tatbestandsvoraussetzung der Begehungs- und Wiederholungsgefahr sichergestellt ist, dass der Unterlassungsanspruch nicht weiterreicht als es zur Abwehr künftiger Verletzungshandlungen erforderlich ist, stellt das Kriterium der Erforderlichkeit bei Beseitigungsansprüchen eine eigenständige Anspruchsvoraussetzung dar.^[218]

Bei einer Markenverletzung i.S.d. §§ 14 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG durch die Benutzung eines Domainnamens fehlt es im Regelfall an der für einen Löschungsanspruch notwendigen Erforderlichkeit. Denn da ein Domainname anders als Marken- oder Unternehmenskennzeichen keinen Produkt- oder Branchenbezug aufweist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Domainname außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs in einer Weise benutzt wird, die rechtlich nicht mehr zu beanstanden ist. Da durch die Gewährung eines Anspruchs auf Löschung des Domainnamens auch mögliche zulässige Benutzungshandlungen ausgeschlossen werden, geht der Löschungsanspruch über den produktbezogenen Markenschutz und damit über das, was zur Beseitigung der Beeinträchtigung des verletzten Markeninhabers erforderlich ist, hinaus.

Ein Anspruch auf Verzicht des Domainnamens ist daher nur dann begründet, wenn schon das Halten des Domainnamens für sich gesehen notwendig die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke erfüllt.^[219] Hierfür ist Voraussetzung, dass jedwede Belegung der unter dem Domainnamen betriebenen Website eine Verletzungshandlung darstellt, also auch eine Verwendung außerhalb des Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeitsbereichs der Marke.^[220]

Bei Marken, denen kein Sonderschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zukommt, scheidet ein Löschungsanspruch daher regelmäßig aus, da eine zulässige Benutzung des Domainnamens für nicht ähnliche Waren- und Dienstleistungen möglich bleibt.

Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob eine rechtsverletzende Verwendung nach den Umständen des Falls naheliegender erscheint, als eine nicht rechtsverletzende Verwendung. Der naheliegenden Gefahr einer (erstmaligen) Rechtsverletzung durch eine drohende (zukünftige) Verwendung in einem bestimmten Tätigkeitsbereich kann allein mit einem auf die Untersagung dieser konkreten Verwendung gerichteten vorbeugenden Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr begegnet werden. Ein auf Löschung des Domain-Namens gerichteter Beseitigungsanspruch würde durch eine solche Erstbegehungsgefahr dagegen nicht begründet.^[221]

Bei der Prüfung der Rechtsverletzung potentieller Verwendungsmöglichkeiten vom BGH ebenfalls nicht berücksichtig wird, wenn aufgrund des beschreibenden Sinngehalts des Domainnamens sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten nur in einem bestimmen Waren- oder Dienstleistungsbereich in Betracht kommen (z.B. Verwendung der Domain »euro-telekom.de« im Bereich »Telekommunikation«).^[222]

Auch im Bereich des Bekanntheitsschutzes kommt ein Löschungsanspruch nur dann in Betracht, wenn jede Nutzung unabhängig vom künftigen Inhalt der Webseite eine unbefugte Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft darstellt. Ein solcher Fall dürfte nur bei herausragend bekannten Kennzeichen gegeben sein, deren Unterscheidungskraft i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unabhängig von den unter dem Domainnamen abrufbaren Inhalten bereits dadurch beeinträchtigt wird, dass ein Dritter durch die Verwendung des Domainnamens das interessierte Publikum auf eine falsche Fährte lockt und den Markeninhaber von einer Verwendung seiner Marke als Domainname ausschließt.^[223]

Bei der Benutzung eines Domainnamens durch eine natürliche Person oder eine juristische Person oder Personenvereinigung außerhalb des Handelsrechts ist ferner zu beachten, dass diese den Domainnamen auch außerhalb des geschäftlichen Verkehrs nutzen können, so dass ein auf das MarkenG gestützter Löschungsanspruch von vornherein ausscheidet.

Wenn die Marke zugleich als Unternehmenskennzeichen geschützt ist, ist stets zu prüfen, ob sich ein Löschungsanspruch auf den auch außerhalb des geschäftlichen Verkehrs und außerhalb der Verwechslungsgefahr anwendbaren zivilrechtlichen Namensschutz aus § 12 BGB stützen lässt. In Betracht kommen kann ein Anspruch des Markeninhabers auf Löschung eines Domainnamens ferner auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage, insbesondere wegen gezielter Behinderung nach § 4 Nr. 4 UWG.

Bei reinen Produktkennzeichen, die nicht unter den Namensbegriff des § 12 BGB fallen, ist dieser Rückgriff auf § 12 BGB von vornherein verwehrt.

Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 MarkenG)

Neben den Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen kann dem verletzten Markeninhaber gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG gegen den Domaininhaber ein Anspruch auf Ersatz des durch die Markenverletzung entstandenen Schadens zustehen. Dieser setzt voraus, dass die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begangen worden ist. Bei der bloßen Registrierung eines Domainnamens, die mangels rechtsverletzender Benutzung keine Markenverletzung begründet, scheiden Schadensersatzansprüche nach § 14 Abs. 6 MarkenG von vornherein aus.

Anspruch auf Übertragung des Domainnamens

Ein Anspruch auf Übertragung des rechtsverletzenden Domainnamens steht dem verletzten Markeninhaber grundsätzlich nicht zu.

• Bettinger, Torsten, Domainverfahrensrecht, in: Fezer, Handbuch der Markenpraxis – Markenverfahrensrecht; Markenvertragsrecht, München 2016
• Bettinger, Torsten, (Hrsg.) Handbuch des Domainrechts – Nationale Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, Köln 2017
• Hotz, Andreas, Kennzeichenkollisionen mit Domain-Namen, Köln 2011
• Hühner, Sebastian, Domain-Parking – Vertrags- und Haftungsfragen unter zusätzlicher Berücksichtigung suchwortabhängiger Werbung (Keyword-Advertising, Köln 2012
• Kunze, Andreas, Private Nutzungsrechte an Internetdomains im System des Namens- und Kennzeichenrechts, Baden-Baden 2009
• Weckbach, Susanne, Der Anspruch auf Löschung und Übertragung von Domains, Baden-Baden 2011