Trademark Clearinghouse (TMCH): Voraussetzungen und Verfahren zur Hinterlegung von Marken beim TMCH

Alle Registry-Betreiber einer neuen Top-Level-Domain (new gTLDs) sind zum Schutz der Markeninhaber vor missbräuchlichen Domainregistrierungen aufgrund des „Registry-Agreements mit der ICANN verpflichtet, den Inhabern einer bei einem sog. Trademark Clearinghouse hinterlegten Marke ein sog. „Sunrise“-Service“ und einen „Trademark Claims Service“ anzubieten.

Der „Sunrise-Service“ ermöglicht den Markeninhabern die bevorrechtigte Registrierung ihrer Marken als Domainnamen vor Beginn der allgemeinen Registrierungsphase. Mit dem „Trademark Claims Service“ wird der Anmelder eines Domainnamens davon in Kenntnis gesetzt, dass der angemeldete Domainname mit einer geschützten Marke identisch übereinstimmt. Sofern der Domainanmelder trotz Kenntnis der Schutzrechte an der Registrierung des Domainnamens festhält, wird sodann der Markeninhaber davon in Kenntnis gesetzt, dass ein Dritter einen Domainnamen registriert hat, der mit seiner Marke identisch übereinstimmt.Organisation und Aufgaben des Trademark Clearinghouse (TMCH)

Mit dem Betrieb der Datenbank hat ICANN die Unternehmen Deloitte Enterprise Risk Services und IBM of Belgium sprl/bvba beauftragt.

Deloitte ist zuständig für die Sammlung der von den Rechteinhabern zu ihren Marken übermittelten Informationen und Dokumente sowie die Validierung und Authentifizierung dieser Daten. IBM ist verantwortlich für die Zusammenstellung und Systematisierung der Daten sowie für den Betrieb der Datenbank. Die Datenbank des TMCH ist nur für die Registry-Betreiber der neuen Top-Level-Domains jedoch nicht öffentlich zugänglich. Es besteht daher keine Möglichkeit, nach den beim TMCH hinterlegten Marken zu recherchieren.

Die Registrierung eines Domainnamens während der „Sunrise“-Phase erfolgt wie auch sonst über die bei ICANN akkreditierten Registrare. Um die Sunrise-Registrierung durchführen zu können, muss der Anmelder die ihm vom Trademark Clearinghouse zur Verfügung gestellte SMD-Datei an den Registrar übermitteln.

Der Nachweis, dass eine mit dem gewünschten Domainnamen identisch übereinstimmende Marke hinterlegt wurde, wird mittels einer sog. „Signed Mark Data“-Datei („SMD-File“) erbracht, die dem Markeninhaber nach Abschluss des Hinterlegungsverfahrens vom TMCH zum Download zur Verfügung gestellt wird. Bei der „SMD“-Datei handelt es sich um eine Art „Zertifikat“ in Form eines Datensatzes, der codierte Informationen zur hinterlegten Marke enthält. In der SMD-Datei sind auch die sog. „domain name labels“ („Labels“) gespeichert, d.h. die Zeichen- bzw. Wortfolgen, die der Markeninhaber aufgrund der Markenhinterlegung als Domainname in der „Sunrise“-Phase bevorrechtigt registrieren kann:

Marks: PLUTO

smdID: 000000228891387455304706-1

U-labels: pluto

notBefore: 2013-12-19T12:15:04.0Z

notAfter: 2014-12-15T23:00:00.0Z

—–BEGIN ENCODED SMD—–

Die Dauer der „Sunrise“-Phase hängt davon ab, ob es sich um eine „Start-Date“-Sunrise oder eine „End-Date-Sunrise” handelt. Bei einer „Start-Date“-Sunrise erfolgt die Sunrise-Registrierung der Domainnamen nach dem “first come, first serve”-Prinzip unmittelbar nach Eingang des Registrierungsantrags. Sofern der Registry-Betreiber sich für eine „Start-Date-Sunrise“ entscheidet, ist er verpflichtet, eine Sunrise-Phase von mind. 30 Tagen vorzusehen (Ziff. 2.2.1. Registry Agreement TMCH Requirements).

Bei einer „End Date“-Sunrise werden die Domainnamen dem Antragsteller nicht unmittelbar nach Stellung des Registrierungsantrags, sondern erst nach Ablauf der Sunrise-Phase zugeteilt. Die gemäß Registry Agreements vorzusehende Mindestdauer der „Sunrise“-Phase in diesen Fällen beträgt 60 Tage (Ziff. 2.2.1. Registry Agreement TMCH Requirements). Bei Mehrfachregistrierungen werden die Domainnamen nach Ablauf der „Sunrise“-Phase im Rahmen eines Auktionsverfahrens versteigert und zugeteilt.

Um sicherzustellen, dass nur solche Domainnamen bevorrechtigt registriert werden, die die Sunrise-Registrierungsvoraussetzungen erfüllen, muss sich jeder Anmelder einer Sunrise-Registrierung einer  „Sunrise Dispute Resolution Policy“ (SDRP) unterwerfen, die es Dritten erlaubt, in einem alternativen Streitbeilegungsverfahren überprüfen zu lassen, ob dessen Sunrise-Registrierung die Voraussetzungen der Sunrise-Registrierungsbedingungen erfüllt.

Trademark Notice

Nach der Hinterlegung der Marke beim Trademark Clearinghouse ist jeder Registry-Betreiber einer neuen gTLD verpflichtet, für die Dauer von 90 Tagen („claims period“) ab Beginn der Phase der allgemeinen Registrierung („general availability“) jeden Anmelder eines Domainnamens mit der nachfolgenden „Trademark Notice“ darauf hinzuweisen, dass der Domainname mit einer beim Trademark Clearinghouse hinterlegten Marke identisch übereinstimmt:

Trademark Notice 

You have received this Trademark Notice because you have applied for a domain name which matches at least one trademark record submitted to the Trademark Clearinghouse.

You may or may not be entitled to register the domain name depending on your intended use and whether it is the same or significantly overlaps with the trademarks listed below. Your rights to register this domain name may or may not be protected as noncommercial use or “fair use” by the laws of your country. [in bold italics or all caps]

Please read the trademark information below carefully, including the trademarks, jurisdictions, and goods and services for which the trademarks are registered. Please be aware that not all jurisdictions review trademark applications closely, so some of the trademark information below may exist in a national or regional registry which does not conduct a thorough or substantive review of trademark rights prior to registration. If you have questions, you may want to consult an attorney or legal expert on trademarks and intellectual property for guidance.

If you continue with this registration, you represent that, you have received and you understand this notice and to the best of your knowledge, your registration and use of the requested domain name will not infringe on the trademark rights listed below. The following [number] marks are listed in the Trademark Clearinghouse:

           1. Mark: <tmNotice:markName>

           Jurisdiction: <tmNotice:jurDesc>

           Goods and Services: <tmNotice:goodsAndServices>

           International Class of Goods and Services or Equivalent if applicable: <tmNotice:classDesc>

           Trademark Registrant: <tmNotice:holder>

           Trademark Registrant Contact: <tmNotice:contact>

This domain name label has previously been found to be used or registered abusively against the following trademarks according to the referenced decisions:

Decision Number:

UDRP Provider:  

2. (<tmNotice:claim>). Mark: Jurisdiction: Goods and Services: International Class of Goods and Services or Equivalent if applicable: Trademark Registrant:

Trademark Registrant Contact:  

X (<tmNotice:claim>). Mark: Jurisdiction: Goods and Services: International Class of Goods and Services or Equivalent if applicable: Trademark Registrant: Trademark Registrant  

Contact For more information concerning the records included in this notice, see <link to informational page>.

Dem Antragsteller steht frei zu entscheiden, ob er die Trademark Notice zum Anlass nimmt, von der Domainregistrierung Abstand zu nehmen, oder ob er in Kenntnis der bestehenden Schutzrechte an der Registrierung festhält.

„Notification of Registered Name“ (NORN)

Sofern der Anmelder des Domainnamens trotz Kenntnis der bestehenden Markenrechte an der Registrierung des Domainnamens fest, erhält der Inhaber der Marke eine sog. „Notification of Registered Name “:

In keeping with the rules of the Trademark Clearinghouse (TMCH), this is to inform you that the following domain has been registered which corresponds with one of your TMCH entries:

Date 16.07.2014, 00:30 Uhr

Launch Phase CLAIMS PERIOD

Domain merkur.wien

Trademark name MERKUR

TMCH Trademark Id 1234CA675-62F4-4288-CXY-EF5207AA0A86

Info 220 The domain name [merkur.wien] was registered during Claims period at 2014-07-

15T10:00:03.6Z TRADEMARKNAME:

Im Gegensatz zu den „trademark notices“ an die Domainanmelder, die nur für eine Dauer von 90 Tagen ab Beginn der allgemeinen Registrierungsphase erfolgen,  erhalten die Markeninhaber   die „Notification of Registered Name“ bereits mit Beginn der Sunrise-Phase und zeitlich unbefristet, wenn die Marke beim TMCH hinterlegt ist (sog. “Ongoing Notification Service”).

Trademark Claimsservice für beim Trademark Clearinghouse hinterlegte Domain Name Labels (DNL)

Auch wenn Domainname und hinterlegten Marke nicht identisch sind, können die Inhaber einer hinterlegten Marke den Trademark Claims Service in Anspruch nehmen, wenn ein Domainname beantragt wird, der in der Vergangenheit bereits Streitgegenstand eines gerichtlichen Verfahrens oder eines UDRP-Verfahrens wegen missbräuchlicher Domainregistrierung gewesen ist (vgl. Ziff. 3.2.1. TMCH-Guidelines).

Voraussetzung ist, dass der Markeninhaber die Entscheidung des UDRP-Panels oder des Gerichts beim TMCH eingereicht und den Domainnamen („Domain Name Label“), der Gegenstand der Entscheidung war, der beim Trademark Clearinghouse hinterlegten Marke („Trademark Record“) zugeordnet hat („linked“) (Ziff. 3.1. TMCH-Guidelines).

Die hinterlegte Marke muss identisch mit derjenigen Marke übereinstimmen („identical match“), auf die die Klage bzw. die UDRP-Beschwerde gestützt wurde.

Bespiel: Ist beim TMCH die Marke PLUTO hinterlegt, kann der Markeninhaber das Domain Name Label (DNL) „buypluto“ seiner hinterlegten Marke PLUTO zuordnen, wenn er aufgrund seiner Marke PLUTO in der Vergangenheit erfolgreich in einem UDRP– oder Gerichtsverfahren gegen die Registrierung der Domain „BuyPluto.com“ durch einen Dritten vorgegangen ist. Die „Trademark Notice“ und „Notification of Registered Name“ erfolgen in diesem Falle auch dann, wenn ein Antrag auf Registrierung des Domainnamens „buypluto“ unter einer der neuen gTLDs gestellt wird.

Übereinstimmung von Marke und Domainname („identical match“)

„Sunrise Service“ und „Trademark Claims Service“ können nur in Anspruch genommen werden, wenn der Markeninhaber zuvor eine mit dem Domainnamen identisch übereinstimmende Marke beim TMCH hinterlegt hat („identical match“). Nach der Definition in Ziff. 6.1.5. AGB TMCH ist ein solcher „identical match“ zwischen Marke und Domain gegeben, wenn in dem Domainnamen alle Wortelemente indentisch in der hinterlegten Marke enthält (“identical match means that the domain name consists of the complete and identical textual elements of the mark“).

Die Prüfung, ob eine identische Übereinstimmung zwischen Domainnamen und Marke besteht, erfolgt allerdings nicht erst zum Zeitpunkt des Antrags auf „Sunrise“-Registrierung oder der Entscheidung über Übermittlung einer „trademark notice“ an den Domainanmelder, sondern bereits im Hinterlegungsverfahren, wenn  der hinterlegten Marke ein sog. „domain name label“ zugeordnet wird, das den Transkriptions- und Übereinstimmungsregeln der ICANN („matching rules“) entspricht. (Ziff. 6.1.5. AGB TMCH und Ziff. 4.3. TMCH-Guidelines):

• Sofern die hinterlegte Marke aus einem Wort besteht, besteht das Label aus der diesem Wort entsprechende Zeichenfolge. Wird z.B. die Marke „PLUTO“ hinterlegt, generiert das TMCH daraus automatisch das „label“ <pluto>. bilden.
• Wenn die Marke, die im Hinterlegungsantrag angegeben wird, aus mehreren Wortbestandteilen besteht, die durch Leerstellen oder Bindestriche getrennt sind, entfallen diese Leerstellen und Sonderzeichen oder werden durch Bindestriche ersetzt. Für die Marke PLUTO MERKUR würden demnach die Labels <plutomerkur> und <pluto-merkur> generiert. Gleiches gälte für die Marke PLUTO-MERKUR. Je nach Anzahl der Markenbestandteile kann der Marke eine ganze Reihe von unterschiedlichen Labeln zuzuordnen sein. Der Hinterleger kann aus der automatisch generierten Auswahl des TMCH bis zu 10 verschiedene Labels pro Markeneintrag auswählen, ohne das zusätzliche Kosten entstehen
• Die Sonderzeichen „@“ und „&“ können entfallen, durch einen Bindestrich ersetzt werden oder als Worte entsprechend der Landesprache des Schutzlandes der Marke ausgeschrieben werden. So würden für die deutsche Marke MERKUR&PLUTO vom TMCH die Labels <merkurpluto>, <merkur-pluto> sowie <merkurundpluto> gebildet. Andere Sonderzeichen, die nicht Bestandteil eines Domainnamens sein können, entfallen oder werden durch einen Bindestrich ersetzt.
• Für Marken, die aus unterschiedlichen Zeichenarten, z.B. lateinischen und arabischen Schriftzeichen bestehen, können keine zugehörigen identisch übereinstimmenden Labels generiert werden.

Voraussetzungen der Hinterlegung

Hinterlegungsberechtigte Personen

Zur Hinterlegung von Marken sind nach Ziff. 1.4. TMCH-Guidelines sowohl Markeninhaber („Trademark Holder“) als auch bevollmächtigte Vertreter („Trademark Agent“) berechtigt. Als Markeninhaber im Sinne der TMCH-Guidelines gelten gemäß Ziff. 1.4.1. TMCH-Guidelines auch Lizenznehmer des Markeninhabers. Vertretungsberechtigt sind nicht nur Rechtsanwälte und Patentanwälte, sondern alle Personen, die vom Markeninhaber zur Durchführung des Hinterlegungsverfahrens bevollmächtigt wurden („trademark agents“).

Hinterlegungsfähige Marken

Markenformen

Obwohl in Ziff. 3.2 des Modul 5 AGB, Anhang „Trademark Clearinghouse“, lediglich „Wortmarken“ genannt sind, ergibt sich aus dem Wortlaut von Ziff. 6.1.5 des Module 5 AGB sowie Ziff. 5.2.1. TMCH-Guidelines, dass nicht nur Wortmarken sondern auch Wort-/Bildmarken beim TMCH hinterlegt werden können. Dies entspricht der Praxis des Trademark Clearinghouse, das in der Vergangenheit die Hinterlegung von Wort-/Bildmarken vom TMCH ohne weiteres akzeptiert hat.

Nicht hinterlegt werden können Marken, die mit Punkt („.“) beginnen oder einen solchen beinhalten und wie eine TLD-Endung gebildet sind, z.B. „icann.org“ oder „icann“. Eine Ausnahme besteht dann, wenn der Punkt innerhalb des Gesamtzeichens lediglich als Satzzeichen bzw. zum Zweck der Abkürzung oder als Bildbestandteil fungiert (Ziff. 2.2.5., 2.3.4. und 2.4.4. TMCH-Guidelines i.V.m. Ziff. 3.7. AGB TMCH).

Ebenfalls nicht hinterlegt werden können Marken, die keine Buchstaben, Worte, Zahlen oder sonstige im DNS zulässige Zeichen („DNS valid characters“) enthalten. (Ziff. 2.2.5., 2.3.4. und 2.4.4. TMCH-Guidelines).

Markentypen

Zur Hinterlegung beim TMCH zugelassen sind gemäß Ziff. 2 TMCH-Guidelines,

• aufgrund Registereintragung geschützte Marken („registered trademarks“)
• Marken, deren Schutz durch ein Gericht geprüft und anerkannt wurde („court validated marks“);
• sowie Marken, die kraft Gesetzes oder aufgrund eines internationalen Vertrages geschützt sind („marks protected by statute or treaty“).

Gemäß Ziff. 3.2.4 AGB TMCH ebenfalls hinterlegt werden können „andere Marken, die geistiges Eigentum darstellen“ („other marks that constitute intellectual property“). Welche Marken in diese Kategorie fallen wird weder im AGB noch in den TMCH-Guidelines definiert. Es handelt sich um eine Art „Auffangklausel“, aufgrund der als schutzwürdig anerkannte Marken oder markenähnliche Rechte zur Hinterlegung zugelassen werden, wenn diese in keine der vorgenannten Kategorien fallen.

Registermarken („Registered Trademarks“)

Unter den Begriff der Registermarke fallen gemäß Ziff. 2.2.1. TMCH-Guidelines sämtliche Marken, die in ein nationales oder ein mehrere Schutzländer umfassendes („multi-national“) Markenregister eingetragen sind. Dazu gehören neben nationalen Marken insbesondere auch die in das Register des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) eingetragenen Gemeinschaftsmarken sowie internationale Registrierungen auf Grundlage des Madrider Markenabkommens (MMA) bzw. dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA), wenn die nationale Basismarke, auf die die internationale Registrierung gestützt wird, bereits eingetragen ist.

Marken, die lediglich in ein kommunales Register, das Markenregister eines Bundesstaates, einer Region oder einer Provinz eingetragen sind, können nicht beim TMCH hinterlegt werden.

Eine Registermarke muss im Register eingetragen sein, um beim TMCH hinterlegt werden zu können. Die bloße Markenanmeldung genügt nicht. Marken aus Schutzsystemen, in denen die Eintragung bereits vor Durchführung eines Widerspruchsverfahrens erfolgt, können bereits nach ihrer Eintragung hinterlegt werden. Der Status der Hinterlegung wird jedoch nach Ablauf der Widerspruchsfrist nochmals geprüft und die Hinterlegung für ungültig erklärt, sofern die Marke nicht eingetragen wurde.

Durch Gerichtsentscheidung anerkannte Marken („court validated marks“)

Auch Marken, die nicht durch Eintragung entstanden sind, deren Schutz aufgrund Benutzung oder anderer Umstände jedoch gerichtlich anerkannt wurde, sind zur Hinterlegung zugelassen (Ziff. 2.3.1. TMCH-Hinterlegungsrichtlinie). Hierunter fallen insbesondere „common law trademarks“ aber auch Verkehrsgeltungsmarken im Sinne des § 4 Nr. 2 MarkenG und notorisch bekannte Marken im Sinne des Art. 6^bis PVÜ, wenn deren Schutz gerichtlich anerkannt wurde.

Die Entscheidung, durch die der Markenschutz festgestellt wurde, muss durch ein zuständiges Gericht erlassen worden sein, die Authentizität der Entscheidung muss erkennbar sein und aus den Entscheidungsgründen müssen Entstehungsgrund und Umfang des Schutzes der betreffenden Marke unmittelbar hervorgehen, so dass keine weiteren Nachforschungen seitens des TMCH erforderlich sind (Ziff. 2.3.1. TMCH-Guidelines).

Durch Gesetz oder Abkommen geschützte Marken („marks protected by statute or treaty“)

Gemäß Ziff. 2.4.1. TMCH-Guidelines können auch Marken beim TMCH hinterlegt werden, die aufgrund Gesetzes oder Abkommen Schutz genießen. Das Abkommen bzw. das Gesetz, aufgrund dessen die betreffende Marke geschützt ist, muss zum Zeitpunkt der Hinterlegung beim TMCH bereits in Kraft getreten sein.

Hinterlegungsverfahren

Die Hinterlegung einer Marke beim TMCH setzt voraus, dass sich der Hinterleger beim TMCH über ein User-Interface registriert und die folgenden Informationen und Dokumente an das Trademark Clearinghouse übermittelt.

Angabe der Marke

Im Antrag auf Hinterlegung ist zunächst der Markenname anzugeben. Dieser muss identisch mit den Wortbestandteilen und deren Reihenfolge sowie ggfs. Trennzeichen der Marke übereinstimmen.

Bei Wort-/Bildmarken sind gemäß Ziff. 5.2. TMCH-Guidelines die Wortbestandteile der Marke maßgeblich, sofern diese (1.) aus Buchstaben, Wörtern, Zahlen, Tastaturzeichen oder Satzzeichen bestehen („letters, words, numerals, keyboard signs, and punctuation marks“), (2.) das Gesamtzeichen prägen („predominant“) und (3.) von den Bildelementen klar zu unterscheiden sind („clearly separable or distinguishable from the device element“).

Die Wortbestandteile werden im Label in der aus der Marke ersichtlichen Reihenfolge angegeben.

Bestehen bei zusammengesetzten Zeichen Zweifel hinsichtlich der Reihenfolge der Bestandteile, ist die Beschreibung der Behörde maßgeblich, die der Marke Schutz gewährt hat. Ist eine solche Beschreibung nicht vorhanden, wird die Marke an ein internes Expertenteam weitergeleitet, das die Benutzung der Marke prüft und den Hinterleger gegebenenfalls zur Einreichung ergänzender Benutzungsnachweise auffordert (Ziff. 5.2. TMCH-Guidelines).

Hinterlegende Person

Anzugeben ist, ob der Hinterleger Markeninhaber oder Lizenznehmer ist.

Von der Markenart abhängige Angaben

Abhängig vom Typus der Marke, auf den die Hinterlegung gestützt wird, sind folgende Informationen an das TMCH zu übermitteln:

Registermarken („registered trademarks“)

Bei Registermarken sind Registernummer, Eintragungsdatum, Schutzland sowie die Klassen der Nizzaer Klassifikation anzugeben, in denen die Marke für Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen ist (Ziff. 2.2.2. TMCH-Guidelines).

Das Trademark Clearinghouse kann die Angaben durch einen Abgleich mit dem jeweiligen Markenregister verifizieren. Sofern dies mangels eines öffentlich zugänglichen Registers nicht möglich ist, muss der Hinterleger eine offizielle Markenurkunde übermitteln.

Durch Gericht geprüfte Marken („court validated marks“)

Bei gerichtlich geprüften Marken sind das Gericht, Geschäftszeichen und Datum der betreffenden Gerichtsentscheidung und die Jurisdiktion anzugeben (Ziff. 2.3.2. TMCH-Guidelines).

Durch Gesetz oder Abkommen geschützte Marken („marks protected by statute or treaty“)

Bei durch Abkommen oder Gesetz geschützten Marken sind ggfs. Referenznummer der Marke, Datum der Schutzgewährung, Schutzland/-territorium sowie Titel des schutzbegründenden Gesetzes oder Abkommens anzugeben (Ziff. 2.4.2. TMCH-Guidelines).

Waren und Dienstleistungen

Zu bezeichnen sind die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt. Die Angaben müssen bei Registermarken mit dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen identisch übereinstimmen.

Auswahl der Services

Der Hinterleger muss ferner angeben, ob er für die hinterlegte Marke den „Sunrise“- und/oder den „Trademark Claims Service“ in Anspruch nehmen will.

Benutzungsnachweise

Der Markenhinterleger muss Benutzungsnachweise für eine Registermarke einreichen, wenn diese Marke als Grundlage für die Inanspruchnahme des „Sunrise“- Services dienen soll (Ziff. 2.2.3. TMCH-Guidelines). Der Benutzungsnachweis besteht aus einer Benutzungserklärung („Declaration of Use“) und der Einreichung eines Benutzungsbeispiels („single sample of proof of use“). Mit der Benutzungserklärung erklärt der Hinterleger, dass die vorgelegten Benutzungsnachweise vollständig und korrekt sind. Die Erklärung hat unter Verwendung der Vorlage zur erfolgen, die auf der Webseite des Trademark Clearinghouse zur Verfügung steht:

[Name of submitting party]

hereby certifies that the information submitted to the Clearinghouse is, to the best of 

[Name of submitting party] 

knowledge, complete and accurate, that the trademarks set forth in this submission are currently in use in the manner set forth in the accompanying specimen, in connection with the class of goods or services specified when this submission was made to the Clearinghouse; that this information is not being presented for any improper purpose; and that if, at any time, the information contained in this submission is no longer accurate, the  

[Name of submitting party] 

will notify the Clearinghouse within a reasonable time of that information which is no longer accurate, and to the extent necessary, provide that additional information necessary for the submission to be accurate. Furthermore, if any Clearinghouseverified mark subsequently becomes abandoned by the Trademark Holder, the Trademark Holder will notify the Clearinghouse within a reasonable time that the mark has been abandoned, or has been the subject of successful opposition, invalidation, cancellation, or rectification proceedings.

Sonstige Dokumente, insbes. Benutzungsbeispiele

„Trademark Holder“

Sofern der Hinterleger nicht Rechtsinhaber sondern Lizenznehmer der Marke ist und sich die Lizenz nicht aus Markenurkunde ergibt, muss er eine Lizenzerklärung („Licensee Declaration“) vorzulegen. Die Vorlage der Lizenzvereinbarung selbst ist nicht erforderlich. Dasselbe gilt in Fällen, in denen eine Marke übertragen wurde, die Übertragung jedoch nicht in das Register eingetragen wurde. Erklärungsmuster stehen auf der Website des Trademark Clearinghouse zum Download zur Verfügung.

Benutzungsbeispiele bei Registermarken

Das Trademark Clearinghouse akzeptiert unterschiedliche Arten von Benutzungsbeispielen (Ziff. 2.2.3. TMCH-Guidelines). In Betracht kommen Anhänger (Labels und Tags), Produktverpackungen, Werbe- und Marketingmaterialien wie z.B. Broschüren, Faltblätter, Flyer Kataloge, Bedienungsanleitungen, Presseerklärung aber auch „Screenshots“ und Ausdrucke von Webseiten oder Profilen aus sozialen Netzwerken.

Als Benutzungsbeispiele sind Abbildungen und Fotografien der markierten Waren oder Verpackungen per Upload an das TMCH zu übermitteln. Die Ware oder Verpackung selbst sind nicht einzureichen. Eine Übermittlung von Unterlagen per Post ist nicht vorgesehen. Die Benutzungsbeispiele müssen die Marke in der bei der Hinterlegung angegebenen Form erkennen lassen. Abbildungen sind als pdf- oder jpeg-Datei zu übermitteln. Die Dateien sollen eine Größe von 10 MB nicht überschreiten.

Auch wenn eine markenmäßige Benutzung nicht ausdrücklich gefordert wird, ist anzunehmen, dass die Benutzung ausschließlich als Unternehmenskennzeichen nicht genügt.  Gemäß Ziff. 2.2.3. TMCH-Guidelines ausdrücklich nicht als Benutzungsnachweis anerkannt werden

• die Benutzung der Marke als Bestandteil eines Domainnamens;
• die Benutzung in E-Mail-Nachrichten;
• die Lizenz, eine Marke zu verwenden oder die Beantragung einer Gewerbeerlaubnis, die die Marke als Bestandteil der Geschäftsbezeichnung enthält;
• die Benutzung auf Visitenkarten, welche die Marke zeigt.

Nachweise bei Hinterlegung von Registermarken

In der Regel gleicht das TMCH die vom Hinterleger gemachten Angaben zur hinterlegten Registermarke mit den Einträgen in den öffentlich zugänglichen Markenregistern ab. Es kann den Hinterleger jedoch zur Übermittlung der Markenurkunde auffordern, wenn das Markenregister eines Schutzlandes nicht öffentlich zugänglich ist (Ziff. 2.2.4. TMCH-Guidelines).

Nachweise der Verlängerung der Marke müssen unaufgefordert an das TMCH übermittelt werden, wenn die Schutzdauer einer hinterlegten Marke während des Hinterlegungszeitraums abläuft. Das TMCH kann eine Frist von 20 Tagen zur Übermittlung des Verlängerungsnachweises setzen und bei fruchtlosem Verstreichen den Hinterlegungsantrag zurückweisen (Ziff. 2.2.4. TMCH-Guidelines).

Nachweise bei Hinterlegung gerichtlich geprüfter Marken

Bei Hinterlegung gerichtlich geprüfter Marken („court validated marks“) ist eine Kopie der betreffenden Entscheidung sowie ggfs. ebenso wie bei Registermarken eine Erklärung des Lizenznehmers („Licensee Declaration“) oder eine Erklärung des Rechtsnachfolgers („Assignee Declaration“) vorzulegen (Ziff. 2.3.3. TMCH-Guidelines).

Nachweise bei Hinterlegung durch Gesetz oder Abkommen geschützter Marken

Bei der Hinterlegung von aufgrund Gesetzes oder Abkommen geschützten Marken kann das TMCH zur Übermittlung einer Kopie des betreffenden Abkommens oder Gesetzes auffordern, insbesondere wenn diese nicht in einer Online-Datenbank aufrufbar sind. Regeln das Gesetz oder das Abkommen nur die allgemeinen Schutzvoraussetzungen und wird der Schutz für eine konkrete Marke erst durch einen Behördenakt wie z.B. Eintragung begründet, ist eine entsprechende Urkunde an das TMCH zu übermitteln, wenn kein öffentlich zugängliches Register existiert.  Ebenso wie bei den anderen Markenarten kann das TMCH Lizenzerklärung („Licensee Declaration“) oder eine Erklärung der Übertragung der Marke („Assignee Declaration“) vom Hinterleger anfordern (Ziff. 2.4.3. TMCH-Guidelines).

Nachweise bei der Verbindung hinterlegter Marken mit Domainnamen, die Gegenstand von Entscheidungen ordentlicher Gerichte und UDRP-Panels waren

Bei der Hinterlegung von Domain Name Labels (DNL) aufgrund von Entscheidungen ordentlicher Gerichte oder UDRP-Panels sind Name des Gerichts bzw. des UDRP-Providers, das Geschäftszeichen der Entscheidung, die Verfahrenssprache und der streitgegenständliche Domainname anzugeben (Ziff. 3.2.2. und 3.3.2. TMCH-Guidelines). Die Entscheidung ist per Upload an das TMCH zu übermitteln, wenn diese nicht online abrufbar ist (Ziff. 3.2.3. und 3.3.3. TMCH-Guidelines).

Ansprechpartner

Bei Angaben zum Markeninhaber und Ansprechpartner ist für Registermarken, gerichtlich geprüfte Marken sowie aufgrund von Gesetz oder Vertrag auf präzise Übereinstimmung mit den Angaben in den Markenunterlagen bzw. im Register zu achten (Ziff. 2.2.2., 2.3.2. und 2.4.2. TMCH-Guidelines).

Schutzdauer und Gebühren

Die Hinterlegung einer Marke beim „Trademark Clearinghouse“ erfolgt für mind. 1 Jahr, 3 oder 5 Jahre. Die Gebühr beträgt USD 150 für die Hinterlegung für 1 Jahr, USD 450 und USD 725 für eine Hinterlegung für drei Jahre.

Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Mit der Hinterlegung der Marke akzeptiert der Hinterleger die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Trademark Clearinghouse („Terms and Conditions“). Diese verpflichten den Hinterleger u.a. dazu, das Trademark Clearinghouse über Änderungen der hinterlegten Markendaten zu informieren. Wenn die Markenregistrierung während der Hinterlegungsdauer beim Trademark Clearinghouse abläuft, muss der Hinterleger einen Nachweis über die Verlängerung der Marke beim TMCH einreichen.

Sowohl der Markeninhaber als auch Dritte können gegen die Entscheidungen des Trademark Clearinghouse Beschwerde einlegen.

Das Beschwerdeverfahren ist in den „Trademark Clearinghouse Dispute Resolution Procedures“ (TMCH DRP) geregelt. Für den Beschwerdeantrag sind die Beschwerdeformblätter des Trademark Clearinghouse zu verwenden. Zuständig für die Entscheidung der Beschwerde ist ein sog. „Review Panel“, deren Mitglieder von Deloitte bestimmt wurden (Ziff. 1.4.1 TMCH DRP).

Beschwerde des Hinterlegers oder eines „Trademark Agent“ gegen die Zurückweisung des Antrags auf Hinterlegung

Überblick

Markeninhaber oder deren „Trademark Agents“, deren Antrag auf Hinterlegung zurückgewiesen wurde, können gegen die Entscheidungen des TMCH Beschwerde einlegen („Disputes related to rejected Trademark Records“). Die Einlegung der Beschwerde („Dispute Request“) muss innerhalb von 60 Tagen, nachdem der Trademark Record der hinterlegten Marke für „ungültig“ („invalid“) erklärt wurde, erfolgen („Dispute Request“).

Der Beschwerdeantrag ist auf dem Beschwerdeformblatt „Dispute Request for Trademark Agents and Trademark Holders“ an die die E-Mail-Adresse <dispute@trademark-clearinghouse.com> zu übermitteln (Ziff. 3.2.2 TMCH DRP). Der Beschwerdeantrag muss eine kurze Begründung enthalten.

Das Review Panel entscheidet innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang der Beschwerde.  Kommt das Review Panel zu dem Ergebnis, dass die Marke die für die Hinterlegung erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, weist es die Beschwerde ab („the trademark record remains invalid“). Ist die Hinterlegung der Marke nach Auffassung der Review Panel vom TMCH zu Unrecht zurückgewiesen worden, wird die Marke zur Hinterlegung in die Datenbank des TMCH aufgenommen („the Trademark Record will be updated to the status <verified>). (Ziff. 3.2.3 TMCH DRP)

Die Beschwerdegebühr beträgt USD 200, wird jedoch nur fällig, wenn das Review Panel die Zurückweisungsentscheidung des Trademark Clearinghouse aufrechterhält.

Beschwerdeantrag (Dispute Request)

EXHIBIT A

Form of Dispute Request

DISPUTE REQUEST FORM FOR TRADEMARK AGENTS AND TRADEMARK HOLDERS

Complainant Details:

Name of the complainant:

NOTE: The complainant desiring to challenge a decision of the Clearinghouse is required to fill in the present form and send it to Dispute@trademark-clearinghouse.com.

Name of the Representative of the Complainant:

E-mail address of the Complainant:

Disputed Trademark Details:

ID number of the Trademark Record:

Name of Trademark:

Name of the Trademark Holder associated with the Trademark Record;:

Dispute Details:

[Describe briefly the Reason for the Dispute]

Representation, Warranty and Acknowledgement:

COMPLAINANT PARTY:

Name:

Signature: Date:

Beschwerden von Dritten gegen die Hinterlegung einer Marke

Überblick

Jeder Dritte, der der Auffassung ist, dass eine Marke zu Unrecht in die Datenbank des Trademark Clearinghouse aufgenommen wurde, kann gegen die Entscheidung des TMCH Beschwerde einlegen („Disputes related to accepted Trademark Records“). Folgende Beschwerdegründe kommen in Betracht:

• der „Trademark Record“ ist nicht wirksam;
• der in der Hinterlegungsinformation angegebene Markeninhaber ist nicht der tatsächliche Inhaber der angegeben Marke;
• die Marke erfüllt nicht alle Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Hinterlegung beim Trademark Clearinghouse.

Der Beschwerdeantrag ist unter Verwendung des Beschwerdeformblatts „Dispute Request Form for Third Parties“ an die E-Mail-Adresse dispute@trademark-clearinghouse.com zu übermitteln (Ziff. 3.3.1 TMCH DRP).

Die Entscheidung der Beschwerde durch das Review Panel erfolgt innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang der Beschwerde. Kommt das Review Panel zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung des TMCH korrekt war und die zur Hinterlegung angemeldete Marke die für die Hinterlegung erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllte, wird die Hinterlegung zurückgewiesen.

Das Review Panel entscheidet innerhalb von 10 Kalendertagen nach Eingang der Beschwerde. Sofern das Review Panel die Entscheidung des TMCH aufrechterhält, bleibt die Markenhinterlegung gültig („verified“), andernfalls wird der Status auf ungültig („invalid“) geändert. Eine Zusammenfassung der Entscheidung wird dem Beschwerdeführer vom TMCH übermittelt.

Die Beschwerdegebühr beträgt USD 250, wird jedoch nur fällig, wenn das Review Panel die Zurückweisungsentscheidung des Trademark Clearinghouse aufrechterhält.

Beschwerdeantrag (Dispute Request)

EXHIBIT B

Form of Dispute Request

Dispute Request Form for Third Parties

Complainant Details:

Name of the Complainant:

NOTE: The complainant desiring to challenge a decision of the Clearinghouse is required to fill in the present form and send it to Dispute@trademark-clearinghouse.com.

Address:

City: State/Province:

Zip/Postal Code: Country/Economy:

[Vat Number (if applicable)]

Name of the Representative of the company:

E-mail address of the Complainant

Disputed Trademark Details:

ID number of the Trademark Record:

Name of Trademark:

Name of the Trademark Holder associated with the Trademark Record

Dispute Details:

[Describe briefly the Reason for the Dispute]

Representation, Warranty and Acknowledgement:

By signing and submitting this Dispute Request Form, the complainant declares, warrants and acknowledges that, to the best of the complainant’s knowledge, the above statements are true, correct and not fraudulent.

Complainant Party:

Name:

Signature: Date:

Beschwerden von Dritten gegen Hinterlegungen aufgrund veränderter Umstände

Überblick

Jeder Dritte kann eine Markenhinterlegung des TMCH mit der Beschwerde angreifen, wenn sich die Umstände zur Zeit der Hinterlegung nachträglich geändert haben und die Voraussetzungen für die Hinterlegung der Marke nicht mehr gegeben sind („Third party dispute based on new information“).

Der Beschwerdeantrag ist unter Verwendung des Beschwerdeformblatts „Dispute Request Form for Third Parties“ an die E-Mail-Adresse dispute@trademark-clearinghouse.com zu übermitteln (Ziff. 3.4.1 TMCH DRP).

Die Entscheidung der Beschwerde durch das Review Panel erfolgt innerhalb von 10 Kalendertagen nach Eingang der Beschwerde. Kommt das Review Panel zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen der Hinterlegung nicht mehr gegeben sind, wird die Hinterlegung aufhoben (Ziff. 3.4.2 TMCH DRP).

Sofern die Hinterlegungsvoraussetzungen weiterhin gegeben sind, bleibt die Markenhinterlegung gültig („verified“). Eine Zusammenfassung der Entscheidung wird dem Beschwerdeführer über das TMCH übermittelt.

Die Beschwerdegebühr beträgt USD 300 und wird nur fällig, wenn das Review Panel die Markenhinterlegung bestätigt („trademark record verified“). Hat der Beschwerdeführer Erfolg, verringert sich die Gebühr auf USD 200 und der Status der Hinterlegung wird auf ungültig gesetzt („trademark record invalid“).

Beschwerdeantrag (Dispute Request)

 

EXHIBIT C

Form of Dispute Request

Dispute Request Form for Third Parties

Complainant Details:

Name of the Complainant:

NOTE: The complainant desiring to challenge a decision of the Clearinghouse is required to fill in the present form and send it to Dispute@trademark-clearinghouse.com.

Address:

City: State/Province:

Zip/Postal Code: Country/Economy:

[Vat Number (if applicable)]

Name of the Representative of the company:

E-mail address of the Complainant

Disputed Trademark Details:

ID number of the Trademark Record:

Name of Trademark:

Name of the Trademark Holder associated with the Trademark Record

Dispute Details:

[Describe briefly the Reason for the Dispute]

Representation, Warranty and Acknowledgement:

By signing and submitting this Dispute Request Form, the complainant declares, warrants and acknowledges that, to the best of the complainant’s knowledge, the above statements are true, correct and not fraudulent.

Complainant Party:

Name:

Signature: Date:

• Trademark Clearinghouse (TMCH)
•  Registry Agreement TMCH Requirements
• Sunrise Dispute Resolution Policy“ (SDRP)
• TMCH-Guidelines
• Allgemeine Geschäftsbedingungen des Trademark Clearinghouse („Terms and Conditions“)
• „Trademark Clearinghouse Dispute Resolution Procedures“ (TMCH DRP)
• Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

• Müller Martin, Trademark Clearinghouse, in Bettinger (Hrsg.) Handbuch des Domainrechts – Nationale Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, Köln 2017
• Bettinger, Torsten, Domainverfahrensrecht, in: Fezer, Handbuch der Markenpraxis – Markenverfahrensrecht; Markenvertragsrecht, München 2016